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摘 要 实用性判断标准，我国与世界上各国家和地区间存在较大差异，本文对这种差异可能的产生原因及影响进行了分析，阐述了其要求发明和实用新型应当具有“可实施性”和“积极性”的立法本意，结合审查实践，分析了在专利审查过程中如何适用实用性条款，并探讨了实用性法律适用与改进建议。
关键词 专利法 实用性 标准 积极效果
作者简介：范征，国家知识产权局专利审查协作天津中心，研究实习员，研究方向：新能源发电、专利法。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.07.162
一、引言
具备实用性是专利授权的三个实质条件，《审查指南》规定“发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性，只有在其具备实用性后才予以考虑”，不具备实用性也是专利审查中不必检索的情况之一，如果判断一件专利申请不具备实用性可以节省大量审查资源。但在审查实践中，实用性审查呈现弱化趋势，除了少数明显违背自然规律的专利申请，例如永动机，对于前沿性科学领域甚至臆造类方案的实用性审查标准是相当宽泛的。实用性审查标准缺位是实用性审查弱化的主要原因。伴随着科学发展日新月异，弱化实用性审查鼓励专利申请、利于技术传播、布局未知技术领域的同时却也带来了降低专利质量、损坏专利制度公信力、便于欺骗造假的危险。因此有必要对实用性判断标准进行重新规范。
二、关于实用性标准的规定
各国标准：
我国《专利法》第 22 条第 4 款规定：“实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”。
不同国家和地区对于实用性标准文字内容不尽相同。
《美国专利法》并无明确定义实用性条文，多通过美国法院判例和USPTO审查实践形成实用性判断标准。
《欧洲专利公约规定》第52条第1款规定“对于具有创造性且工业上予以应用的发明才能授予专利权”，第57条规定“一项发明能够在包括农业在内的任何产业予以制造或使用，应当被认为具有工业实用性”。
《日本专利法》第29条第1款规定“任何人完成的在产业上能够应用的发明可以授予专利权”。
《专利合作条约》第33条第4款规定“请求保护的发明根据其性质如果可以在任何一种产业中制造或使用，应当认为具有工业实用性”。
TRIPS协议第27条第1款规定“任何技术领域的任何发明，不论是产品还是方法，只要他们具有新颖性，创造性，并能够在产业上应用，都可以获得专利权”。
综上可以发现，能够在产业上制造或使用是各国公认的实用性核心内涵，我国额外规定发明或者实用新型还应当产生积极效果。《审查指南》规定“明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不具备实用性”。判断发明或者实用新型“是否明显无益、脱离社会需要”的主体仍然是本领域技术人员，其产生的经济效益和社会效果应是本领域技术人员能够预料到的，不因审查员的主观因素影响案件审判结果的客观公正性。但对积极效果的判断往往是困难的，其未来实际的技术效果也难以预测。美国专利审查指南有如下表述“专利申请应当展示其在當下对公众有益，而非证明其对将来的研究有益”。但面对一件开拓性发明专利申请，该审查标准往往是失效的，例如在蒸汽机诞生以前，申请要求保护一种利用蒸汽驱动装置用于工业生产的方法，其蒸汽压力仅为零点几兆帕，且极易发生蒸汽泄露引发事故，该发明专利申请是否具备实用性要件是值得探讨的。
三、实用性审查实践
目前专利审查实践中主流观点认为发明或实用新型能够产生积极效果，并非要求其技术方案毫无缺陷，事实上，任何技术方案都不可能完美无缺的，只要存在的缺点或不足没有严重到使技术方案根本无法实施，或者根本无法实现其发明目的的程度，就不能因存在缺点或者不足而否认其技术方案具备实用性。因此，认定为无积极效果的发明或者实用新型只能是那些不但明显无益，而且带来不良影响（例如严重污染环境、严重浪费资源、败坏社会风气等）的发明或实用新型。
积极效果的标准不能以是否被人接受所评判，正如专利授权标准的审查应为本领域技术人员，而非实在的人，例如，一种牛粪牙膏制作方法，其技术方案为为牛专喂某些中药，经牛肠胃细菌消化后具有良好的护牙功效；一种猫屎咖啡生产方法，其技术方案为通过麝香猫挑选咖啡树中成熟香甜的咖啡果实作为食物，果实外面果肉被消化掉后，排出体外坚硬的咖啡原豆即为成品。在这些有可能被认为是“不道德”的专利申请中，“实用性”的“有用性”对立面变成了“有害性”，基于该实用性标准，仅限于判断专利申请案件是否有害于公共利益，不取决于是否值得国家授予专利权。利益又体现出“物质”和“精神”层面，不具备实用性的专利申请案件据此可分为“有损害的”和“非道德的”。《专利法》第5条第1款规定“发明创造的公开、使用、制造违反了法律、社会公德或者妨害了公共利益的，不能被授予专利权”，授权客体的判断优先于实用性判断，因此实用性标准弱化为“有害性”判断，这也是目前对于实用性标准的主流观点的成因。
但是，随着专利制度不断发展和科学技术日新月异，各种专利申请层出不穷、数量大增的情况下，对实用性标准提出了新的要求，例如许多关于生物基因的专利申请在提交时仅仅完成了某种基因排序，而这种基因排序具有何种技术意义、经济效益、社会影响尚未可知，许多公司仅为潜在商业价值、占领科技制高点“跑马圈地”。在这种情况下，实用性标准越来越体现出其维护专利制度运行，保护公众合法权益不受损坏的作用。
违背自然规律的专利申请显然是无法在产业上实施或利用的，但在具体的审查过程中，会有如下一些案例。例如，一种实现冷聚变的装置，其技术方案仅记载该装置的具体结构；一种可完全将太阳能转换为电能的太阳能电池板，其技术方案仅记载太阳能电池板各层结构及布置；一种超导发电机，其技术方案为利用外部电源驱动超导电动机转动输出力矩，同时带动超导发电机发电，提供输出力矩的同时、实现能源二次利用；一种原子核链式反应发生装置，其技术方案为在多种化学气体中通过电极放电实现原子核链式反应。在这些案件中，其案件或涉及高新技术领域、属于前沿科技或为申请人的主观想法或在大众眼中属于难以置信不被接受，因而往往被人质疑，其逻辑性难以被事实验证。 出现大量这些案件的原因在于，近代基础科学领域越来越显现出不确定性，新理论新思维不断迸发。难以通过逻辑推理证明其技术方案真伪，而本领域技术人员本身的概念性，更加增加提供真实基准的难度，而实用性授权标准正是为降低授权标准任意性难度而提出的。
四、关于实用性标准的重新考量
针对各国均以技术性定义实用性，我国将发明或者实用新型“能够产生积极效果”纳入专利法中的实际情况而言，笔者认为主要是基于以下原因：1.专利制度的经济激励效用。专利制度通过保护发明创造来鼓励发明创造、推动发明创造的应用，进一步提高社会整体的创新能力，促进科技进步和科学技术发展。2.维护专利权人和社会公众利益的平衡。专利权人的贡献和权利范围体现在其专利申请中，专利权人的权利范围应当是和其具体贡献相匹配的，而不能出现不平衡，损害公众利益。这也是专利法中规定专利权期限、专利强制许可等的原因。如果专利权人仅对某一新的技术领域进行了技术操作，而该技术操作的目的、技术效果均未明确的情况下就将该技术操作提出专利权申请，这不符合公众利益要求，也会带来企业间恶性竞争，使得企业追求科技至高点变成片面追求专利权限，使后续研究者只能作为在先专利权人的从属，打压后续研究者的积极性。3.社会成本效应。发明以公开换取保护，公开即为专利权人寻求专利权保护的成本，而他人如果期望实施该发明创造，就必须支付专利权人一定的许可费用，也就是必须获得专利权人的同意，这使得专利权人能够有效控制自己的专利权。如果专利权人取得了仅具有技术操作性的专利权，他人的后续研究、实施需付出超出专利实际社会价值的成本，导致单纯攫取社会资源的专利权人的出现，增加社会资源浪费，专利制度的有效运行成本也会增加，甚至超出社会容纳和可控范围。
美国《实用性审查指南》规定实用性是具体的、实在的和可信的。另外，实用性应当是被公认的，正如《专利审查指南》将“脱离社会需要”纳入积极效果的实用性判断标准。被公认的实用性：一是指本领域技术人员可根据发明或实用新型的技术方案判断该发明或实用新型为何具备实用性，其积极效果不一定匹配为其记载的有益效果；二是指发明或实用新型的技术方案在产业界不会被直接抛弃，从而避免完全不被社会认可的专利申请被授予专利权。规定公认的實用性，不是需要投入更多资源去判断某项发明创造是否可在产业投入后产生效益，而是提高我国专利授权门槛，提高专利授权质量，使企业真正转移到提高科技研发能力上。
在审查员质疑专利申请可信实用性或公认实用性问题时，应当采纳现有文献证据支持自己的观点，履行举证责任，根据谁主张谁举证的原则，为了反驳审查员观点，申请人就应当承担举证责任，证明其技术方案实施后带来的效益大于该负面影响，应当被社会所接受。由于举证证据往往需要审查员检索获得，除明显违背自然规律的案件外，审查指南中规定不具备实用性的专利申请案件不需检索就显得不合时宜。申请人的意见陈述不仅在于说服审查员及其代表的本领域技术人员，还应以说服普通大众作为目标，这对于准确及时的判断发明创造不脱离社会需要是有益的。
五、改进建议
综上所述，对于《专利审查指南》实用性标准提出以下建议：1.完善积极效果中明显无益的判断标准与方式。规定审查员可通过检索获取支持其认定发明或实用新型申请具有社会危害性或虽实现其发明目的但负面影响远大于有益效果的证据，在审查员具有充分证明其观点的证据的情况下，申请人负有证明其技术方案无害和有益的举证责任，反之如果申请人不能列出充分的证据或根据说明书公开内容陈述可信服的理由，则发明或实用新型申请的实用性是不可信的。2.借鉴美国实用性审查标准，制定专门的《实用性审查指南》，将典型判例时效化，统一审查基准的基础上赋予审查员更多的自由裁量权，领域内专家证明或声明都可用以证明实用性与否，防治新兴科技领域被滥用或垄断。3.将实用性与公开充分进行结合规定。如果一件专利申请技术方案由于本身缺陷导致无法实施因而不具备实用性，其说明书中必然存在无法充分公开进而自圆其说的内容，在这种情况下可规定审查员能够指出该发明或实用新型申请是因为实用性而不满足充分公开的，以避免申请人通过诡辩掩盖其技术方案固有缺陷。
参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南.北京：知识产权出版社.2010.
[2]尹新天.中国专利法详解（第 1 版）.知识产权出版社.2011.
关键词 专利法 实用性 标准 积极效果
作者简介：范征，国家知识产权局专利审查协作天津中心，研究实习员，研究方向：新能源发电、专利法。
中图分类号：D923.4 文献标识码：A DOI：10.19387/j.cnki.1009-0592.2017.07.162
一、引言
具备实用性是专利授权的三个实质条件，《审查指南》规定“发明或者实用新型专利申请是否具备新颖性，只有在其具备实用性后才予以考虑”，不具备实用性也是专利审查中不必检索的情况之一，如果判断一件专利申请不具备实用性可以节省大量审查资源。但在审查实践中，实用性审查呈现弱化趋势，除了少数明显违背自然规律的专利申请，例如永动机，对于前沿性科学领域甚至臆造类方案的实用性审查标准是相当宽泛的。实用性审查标准缺位是实用性审查弱化的主要原因。伴随着科学发展日新月异，弱化实用性审查鼓励专利申请、利于技术传播、布局未知技术领域的同时却也带来了降低专利质量、损坏专利制度公信力、便于欺骗造假的危险。因此有必要对实用性判断标准进行重新规范。
二、关于实用性标准的规定
各国标准：
我国《专利法》第 22 条第 4 款规定：“实用性是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果”。
不同国家和地区对于实用性标准文字内容不尽相同。
《美国专利法》并无明确定义实用性条文，多通过美国法院判例和USPTO审查实践形成实用性判断标准。
《欧洲专利公约规定》第52条第1款规定“对于具有创造性且工业上予以应用的发明才能授予专利权”，第57条规定“一项发明能够在包括农业在内的任何产业予以制造或使用，应当被认为具有工业实用性”。
《日本专利法》第29条第1款规定“任何人完成的在产业上能够应用的发明可以授予专利权”。
《专利合作条约》第33条第4款规定“请求保护的发明根据其性质如果可以在任何一种产业中制造或使用，应当认为具有工业实用性”。
TRIPS协议第27条第1款规定“任何技术领域的任何发明，不论是产品还是方法，只要他们具有新颖性，创造性，并能够在产业上应用，都可以获得专利权”。
综上可以发现，能够在产业上制造或使用是各国公认的实用性核心内涵，我国额外规定发明或者实用新型还应当产生积极效果。《审查指南》规定“明显无益、脱离社会需要的发明或者实用新型专利申请的技术方案不具备实用性”。判断发明或者实用新型“是否明显无益、脱离社会需要”的主体仍然是本领域技术人员，其产生的经济效益和社会效果应是本领域技术人员能够预料到的，不因审查员的主观因素影响案件审判结果的客观公正性。但对积极效果的判断往往是困难的，其未来实际的技术效果也难以预测。美国专利审查指南有如下表述“专利申请应当展示其在當下对公众有益，而非证明其对将来的研究有益”。但面对一件开拓性发明专利申请，该审查标准往往是失效的，例如在蒸汽机诞生以前，申请要求保护一种利用蒸汽驱动装置用于工业生产的方法，其蒸汽压力仅为零点几兆帕，且极易发生蒸汽泄露引发事故，该发明专利申请是否具备实用性要件是值得探讨的。
三、实用性审查实践
目前专利审查实践中主流观点认为发明或实用新型能够产生积极效果，并非要求其技术方案毫无缺陷，事实上，任何技术方案都不可能完美无缺的，只要存在的缺点或不足没有严重到使技术方案根本无法实施，或者根本无法实现其发明目的的程度，就不能因存在缺点或者不足而否认其技术方案具备实用性。因此，认定为无积极效果的发明或者实用新型只能是那些不但明显无益，而且带来不良影响（例如严重污染环境、严重浪费资源、败坏社会风气等）的发明或实用新型。
积极效果的标准不能以是否被人接受所评判，正如专利授权标准的审查应为本领域技术人员，而非实在的人，例如，一种牛粪牙膏制作方法，其技术方案为为牛专喂某些中药，经牛肠胃细菌消化后具有良好的护牙功效；一种猫屎咖啡生产方法，其技术方案为通过麝香猫挑选咖啡树中成熟香甜的咖啡果实作为食物，果实外面果肉被消化掉后，排出体外坚硬的咖啡原豆即为成品。在这些有可能被认为是“不道德”的专利申请中，“实用性”的“有用性”对立面变成了“有害性”，基于该实用性标准，仅限于判断专利申请案件是否有害于公共利益，不取决于是否值得国家授予专利权。利益又体现出“物质”和“精神”层面，不具备实用性的专利申请案件据此可分为“有损害的”和“非道德的”。《专利法》第5条第1款规定“发明创造的公开、使用、制造违反了法律、社会公德或者妨害了公共利益的，不能被授予专利权”，授权客体的判断优先于实用性判断，因此实用性标准弱化为“有害性”判断，这也是目前对于实用性标准的主流观点的成因。
但是，随着专利制度不断发展和科学技术日新月异，各种专利申请层出不穷、数量大增的情况下，对实用性标准提出了新的要求，例如许多关于生物基因的专利申请在提交时仅仅完成了某种基因排序，而这种基因排序具有何种技术意义、经济效益、社会影响尚未可知，许多公司仅为潜在商业价值、占领科技制高点“跑马圈地”。在这种情况下，实用性标准越来越体现出其维护专利制度运行，保护公众合法权益不受损坏的作用。
违背自然规律的专利申请显然是无法在产业上实施或利用的，但在具体的审查过程中，会有如下一些案例。例如，一种实现冷聚变的装置，其技术方案仅记载该装置的具体结构；一种可完全将太阳能转换为电能的太阳能电池板，其技术方案仅记载太阳能电池板各层结构及布置；一种超导发电机，其技术方案为利用外部电源驱动超导电动机转动输出力矩，同时带动超导发电机发电，提供输出力矩的同时、实现能源二次利用；一种原子核链式反应发生装置，其技术方案为在多种化学气体中通过电极放电实现原子核链式反应。在这些案件中，其案件或涉及高新技术领域、属于前沿科技或为申请人的主观想法或在大众眼中属于难以置信不被接受，因而往往被人质疑，其逻辑性难以被事实验证。 出现大量这些案件的原因在于，近代基础科学领域越来越显现出不确定性，新理论新思维不断迸发。难以通过逻辑推理证明其技术方案真伪，而本领域技术人员本身的概念性，更加增加提供真实基准的难度，而实用性授权标准正是为降低授权标准任意性难度而提出的。
四、关于实用性标准的重新考量
针对各国均以技术性定义实用性，我国将发明或者实用新型“能够产生积极效果”纳入专利法中的实际情况而言，笔者认为主要是基于以下原因：1.专利制度的经济激励效用。专利制度通过保护发明创造来鼓励发明创造、推动发明创造的应用，进一步提高社会整体的创新能力，促进科技进步和科学技术发展。2.维护专利权人和社会公众利益的平衡。专利权人的贡献和权利范围体现在其专利申请中，专利权人的权利范围应当是和其具体贡献相匹配的，而不能出现不平衡，损害公众利益。这也是专利法中规定专利权期限、专利强制许可等的原因。如果专利权人仅对某一新的技术领域进行了技术操作，而该技术操作的目的、技术效果均未明确的情况下就将该技术操作提出专利权申请，这不符合公众利益要求，也会带来企业间恶性竞争，使得企业追求科技至高点变成片面追求专利权限，使后续研究者只能作为在先专利权人的从属，打压后续研究者的积极性。3.社会成本效应。发明以公开换取保护，公开即为专利权人寻求专利权保护的成本，而他人如果期望实施该发明创造，就必须支付专利权人一定的许可费用，也就是必须获得专利权人的同意，这使得专利权人能够有效控制自己的专利权。如果专利权人取得了仅具有技术操作性的专利权，他人的后续研究、实施需付出超出专利实际社会价值的成本，导致单纯攫取社会资源的专利权人的出现，增加社会资源浪费，专利制度的有效运行成本也会增加，甚至超出社会容纳和可控范围。
美国《实用性审查指南》规定实用性是具体的、实在的和可信的。另外，实用性应当是被公认的，正如《专利审查指南》将“脱离社会需要”纳入积极效果的实用性判断标准。被公认的实用性：一是指本领域技术人员可根据发明或实用新型的技术方案判断该发明或实用新型为何具备实用性，其积极效果不一定匹配为其记载的有益效果；二是指发明或实用新型的技术方案在产业界不会被直接抛弃，从而避免完全不被社会认可的专利申请被授予专利权。规定公认的實用性，不是需要投入更多资源去判断某项发明创造是否可在产业投入后产生效益，而是提高我国专利授权门槛，提高专利授权质量，使企业真正转移到提高科技研发能力上。
在审查员质疑专利申请可信实用性或公认实用性问题时，应当采纳现有文献证据支持自己的观点，履行举证责任，根据谁主张谁举证的原则，为了反驳审查员观点，申请人就应当承担举证责任，证明其技术方案实施后带来的效益大于该负面影响，应当被社会所接受。由于举证证据往往需要审查员检索获得，除明显违背自然规律的案件外，审查指南中规定不具备实用性的专利申请案件不需检索就显得不合时宜。申请人的意见陈述不仅在于说服审查员及其代表的本领域技术人员，还应以说服普通大众作为目标，这对于准确及时的判断发明创造不脱离社会需要是有益的。
五、改进建议
综上所述，对于《专利审查指南》实用性标准提出以下建议：1.完善积极效果中明显无益的判断标准与方式。规定审查员可通过检索获取支持其认定发明或实用新型申请具有社会危害性或虽实现其发明目的但负面影响远大于有益效果的证据，在审查员具有充分证明其观点的证据的情况下，申请人负有证明其技术方案无害和有益的举证责任，反之如果申请人不能列出充分的证据或根据说明书公开内容陈述可信服的理由，则发明或实用新型申请的实用性是不可信的。2.借鉴美国实用性审查标准，制定专门的《实用性审查指南》，将典型判例时效化，统一审查基准的基础上赋予审查员更多的自由裁量权，领域内专家证明或声明都可用以证明实用性与否，防治新兴科技领域被滥用或垄断。3.将实用性与公开充分进行结合规定。如果一件专利申请技术方案由于本身缺陷导致无法实施因而不具备实用性，其说明书中必然存在无法充分公开进而自圆其说的内容，在这种情况下可规定审查员能够指出该发明或实用新型申请是因为实用性而不满足充分公开的，以避免申请人通过诡辩掩盖其技术方案固有缺陷。
参考文献：
[1]中华人民共和国国家知识产权局.专利审查指南.北京：知识产权出版社.2010.
[2]尹新天.中国专利法详解（第 1 版）.知识产权出版社.2011.