一、荧光灯案案情介绍及照明产业美国337调查分析 2012年1月23日，美国专利权人Andrzej Bobel和Neptun Light公司向美国国际贸易委员会（International Trade Commission, ITC）递交申请书，并于2月8日进一步提交修正申请，指控中国、美国的多家企业对美出口、在美进口或销售的可调光紧凑型荧光灯及含有该产品的相关产品涉嫌侵犯了其在美注册的第5,434,480 和 8,035,318号美国专利，并请求ITC对被申请人发起337调查。经过初步审查，2012年2月22日，ITC决定对上述企业发起337调查（案号为337-TA-830）。Andrzej Bobel在申请书中称其多年从事节能灯的设计和发明并获得多项专利，并将其许可给全球最大的灯管及灯泡制造企业。Neptun Light公司是Andrzej Bobel 2002年在美国设立的一家生产包括LED灯、紧凑型荧光灯等产品的企业。 美国通用电气公司和美国的TCP公司在本案中涉诉，中国内地共有7家企业涉诉，厦门通士达有限公司、上海天灿宝照明电器贸易有限公司、上海强凌电子有限公司、镇江强凌电子有限公司、深圳金优田照明科技有限公司等公司均出现在被申请企业名单中 。上海天灿宝照明电器贸易有限公司、上海强凌电子有限公司和镇江强凌电子有限公司这三家中国企业是美国TCP公司的关联公司。根据该调查的申请书，厦门通士达有限公司是美国通用电气公司在中国的合资企业，向美国通用电气公司供应可调光紧凑型荧光灯。申请人在申请书中请求的救济措施包括两项：一是颁布普遍排除令（General Exclusion Order）或有限排除令（Limited Exclusion Order），禁止侵犯涉案专利的产品进口到美国；二是颁布制止令（Cease and Desist Order），禁止被申请人对侵犯涉案专利的产品在美国的进口、销售、邀约销售、广告、分销等行为。 此案目前处在337调查的初期，调查各方将要进行证据开示、开庭、行政法官初裁、委员会复审和终裁以及总统审查等程序，其中证据开示程序耗时最长，需要全面详实地向对方披露相关证据资料，所涉及的证据范围和证据搜集工作量远远多于我国国内的专利诉讼。如果ITC认定涉案被申请企业违反了337条款，则通常将针对这些企业发布有限排除令，禁止侵权产品进入美国市场。而Andrzej Bobel和Neptun Light公司所申请的普遍排除令仅在满足特定条件的情况下颁布，除非有很强的证据支持，其通常很难获得普遍排除令。有限排除令和普遍排除令由美国海关执行，落入其范围的产品无法通关进入美国市场。此外，如果认定存在违反337条款的情形，则ITC也将发布制止令，要求美国境内的批发商或零售商等停止售卖相关侵权产品，制止令由ITC负责执行；如果违反制止令，则ITC有权处以巨额罚款。紧凑型调光荧光灯是一种大众型产品，我国企业的出口量较大。一旦在337调查中败诉，将直接影响这些企业在美国的市场份额。此外，如果此调查案的申请人在欧洲或者别的国家或地区注册有相同或者类似的专利，申请人在ITC的胜诉可能会触发其在欧洲等市场通过专利诉讼的方式继续对中国出口企业穷追猛打，这有可能使相关企业在国际照明产业中处于不利的境地。 作为近年来国际上炙手可热的产业之一，与照明产业相关的337调查越来越多。早在2008年，ITC就曾针对发光二极管（LED）发起337调查。当时涉案的30家企业中包括4家中国LED下游企业，其中两家中国企业（广州鸿利光电和深圳洲明电子）应诉，避免不应诉造成缺席判决后被排除在美国市场之外的局面。经过调查及抗辩，应诉的两家企业与申请人美国哥伦比亚大学退休教授Gertrude Neumark Rothschild和解。在和解协议签署不到半个月的时间，同年年底，申请人再次向ITC提起申请，要求在被告名单中增补调查11家亚洲企业，其中包括5家大陆企业。在过去的几年中，跨国公司之间就照明产品提起的337调查共有10余起，包括欧司朗与LG、三星、路创电子和Neptun Light公司等。其中，在2011年，这些跨国公司相互提起的与照明产业有关的337调查达4起，占了2011年ITC受理的69起337调查中的5%。在过去的几年中，针对中国照明企业的337调查总共4起，除前述2008年的调查及前述最新案件之外，去年还有路创电子公司针对中国浙江的三家企业发起的关于照明控制设备的调查。这些提起337调查的外国公司通常是照明设备的制造商，其提起337调查的目的就是通过排除令将竞争对手的产品排除在美国市场之外，从而保持其自身在美国的市场份额。据最新行业资料显示，2011年全年中国LED照明产业的产值约为1500亿元，从产值上步入LED生产大国。但是，目前中国的LED照明产业在掌握核心技术方面的现状依然不容乐观，相关核心知识产权基本都掌握在国外厂商手中，中国企业只掌握少数边缘技术专利。中国照明企业的快速发展给全球的竞争对手带来了不可小觑的威胁，但是，核心技术尤其是基础专利的缺乏却成了外国公司制约中国照明企业的软肋，相关核心技术专利成了国外企业遏制中国照明企业与其竞争的制胜法宝。各照明企业为了保护自身的利益，尤其是其在美国的市场份额，可以预见的是，将会有众多照明企业向ITC提起337调查申请。 二、337调查的应对措施 近年来，337调查的案件数量处于历史高位，2011年的337调查总数达到历史最高的69件，337调查已经成为产业全球化背景下跨国公司遏制竞争对手的利器和平台。继2010年出现的智能手机厂商相互提起六起337调查后，2011年包括索尼和LG、苹果和三星、HTC和苹果等竞争对手之间均相互提起了美国337调查。与超大跨国公司之间的较量不同，国外公司针对中国企业的美国337调查仍基本沿袭了过去针对中国中小企业的特点，但针对中国大型企业的美国337调查有上升的趋势。实践中，部分企业因与竞争对手在某一具体业务或事项上发生了“不可调和”的矛盾导致被诉，但也有相当数量的企业是在毫不知情的情况下被诉至ITC。根据美国联邦巡回上诉法院于2008年在京瓷案中所做的判决，申请人申请的排除令只能针对已经被列为被申请人的企业的下游产品。因此，为了寻求下游产品排除令，通常作为申请人的国外企业更倾向于将更多公司列为被申请人。被申请人名单的扩大，中国企业难免牵连其中。 中国照明产业面对美国337调查，首先要做出的选择是应诉与否。在决定是否应诉时，中国企业需要综合考量美国市场的重要性、侵权可能性以及诉讼费用承受能力和应诉准备能力等因素。首先，就美国市场的重要性而言，很多企业放弃应诉的首要原因是认为应诉的成本大于能从该市场获得的收益。许多企业对美国市场结构进行分析，认为对美的出口量不大，与其花大力气应诉保住这块不起眼的蛋糕，还不如集中精力开拓主要市场或另辟蹊径，转售别国市场。其次，企业获悉被列为337调查被申请人之后，可以在律师的帮助下初步分析侵权的可能性。就中国照明企业而言，如果侵权的可能性较小，则企业可以考虑应诉；如果侵权的可能性较大，国内企业仍可考虑应诉，但在应诉的过程中应尽早开始进行规避设计，同时着手专利无效的抗辩。第三，337调查案件的应诉费用由于案情和应诉情况可能达几十万美元到几百万美元不等，涉及发明专利案件的应诉费用突破百万美元的比比皆是，这对于很多中国的中小企业来说无疑是一笔沉重的负担，企业当然需要从成本收益的角度考虑应诉是否值得。应诉费用中的大部分属于律师费，尽管律师费高昂，但由于应诉专业性强，如果没有律师的专业指导，应诉企业难以自行应诉。此外，337调查应诉是一个系统性工程，涉及的部门之多、人员之广、证据材料之多不亚于任何一个工程项目。因此，337调查将耗费企业大量的精力，这也是企业在决定是否应诉需要考虑的成本之一。 企业应认识到，应诉并不一定胜诉，但应诉的企业毕竟能够掌握主动权，而如果不应诉或者败诉，ITC将发布排除令，产品不能进入美国市场，或者被迫向申请人交纳知识产权的许可使用费，利润空间严重被挤压从而降低了价格方面的竞争力。为控制337调查的应诉成本，减少337调查对正常生产的影响，涉案企业可以争取通过下列方式尽早结案： 1、即决裁决（Summary Determination）。如果企业认为调查中的某些事实已经非常清楚明确且不存在争议，可以请求ITC就该问题先做出即决裁决。即决裁决一方面可以推进调查的进程，使得各方不必在无争议的事实上纠缠，另一方面ITC作出的某些裁决可以直接导致整个调查程序的终结。作为一个有效的策略，实践中很多被申请人向ITC提出申请，要求ITC就专利的有效性做出即决裁决。如果ITC做出认定所有涉案专利无效的即决裁决，则导致整个调查结束。对于中国的被申请人来说，为了尽早从诉讼中解脱出来和节省大笔诉讼费用，可以在调查启动后尽快在律师的帮助下分析提起即决裁决申请的可能性，如有可能，则要求ITC做出即决裁决的方式快速结案。中国企业在这方面也存在成功的案例，例如，在绝大多数被申请人为中国企业的双通道锁案（案号337-TA-689）中，被申请人联合请求ITC颁布即决裁决终止调查，理由是被申请人使用了另外一个美国许可人所授权的技术，该技术未落入涉案专利的保护范围。行政法官支持了被申请人的动议，认定被申请人不存在侵权并初裁裁定终止调查。 2、申请人撤诉（Withdraw）。为避免深陷337调查的囹圄之中，被申请人可以通过找出申请人破绽的方式促使申请人主动撤诉。根据《委员会程序规则》(Commission Rules of Practice and Procedure，以下简称“《程序规则》”)，在337调查立案前，起诉方可以自主决定撤回起诉。因此，作为被申请人的中国企业可以在应诉过程中找出申请人的破绽，迫使其向ITC提出撤诉请求。例如，在我们代理的桶装焊丝案(案号337-TA-686)中，申请人林肯电气公司（以下简称林肯），被申请人为大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称大西洋）、ESAB AB公司（美国南卡莱罗纳州，其母公司位于瑞典）、现代综合金属株式会社（韩国）、Kiswel公司（韩国）以及Sidergas SpA公司（意大利）。案件受理之后，大西洋积极而迅速地与林肯公司进行沟通，利用充分的证据证明林肯公司在申请书中所指控的所谓大西洋产品并非大西洋的产品，所有针对大西洋的指控没有基础，林肯公司应该立即终止对大西洋公司的337调查。经过双方来回的较量，林肯最终向ITC提交撤消关于对大西洋的所有指控的动议。ITC调查律师也提交文件支持林肯的上述动议，ITC的行政法官裁定同意林肯的动议申请，并初步裁定终止针对大西洋的调查，随后决定不对行政法官的上述初裁进行复审。至此，针对大西洋桶装焊丝337调查案以大西洋成功迫使申请人林肯撤诉告终。尽管此案由我们代理并取得了好的结果，但是，我们认为，桶装焊丝案的胜利首先应归功于这家中国企业对待337调查的态度，即在碰到337调查之后没有选择回避，而是积极应诉。如果大西洋不应诉，在原告提起的糊涂案中就会被缺席裁决侵权。这个中国企业的成功案例给中国企业的重要启示是直面美国337调查，不要轻言放弃，以维护美国市场以及企业的声誉。 3、和解（Settlement）。为避免两败俱伤，实践中有很大一部分被申请人与申请人以和解结案告终。《程序规则》第210.21(b)规定，一方可以基于一项特许协议或其他和解协议，提出动议申请终止对一个或多个被申请人进行调查。达成和解的各方在提交终止调查的动议中应提交保密版和非保密版的和解协议。在和解谈判过程中，选择怎样的策略与对方进行谈判至关重要，因此，和解的进行通常需要在337调查领域有经验的律师参与。例如，在2011年我们代理的起动电机和交流发电机案（案号337-TA-755）中，Remy International, Inc.和 Remy Technologies, L.L.C.（“雷米”）向ITC发起针对既包括中国公司也包括美国公司的337调查申请。中国公司为临海市永磁电机有限公司（“临海永磁”）等，美国公司为Wetherill Associates, Inc.（“WAI”）等公司。雷米与临海永磁最终达成合乎临海永磁商业利益的和解。 4、同意令（Consent Order）。与和解的功能相似，同意令可以使被申请人尽早从337调查中脱身。根据《程序规则》，对一个或多个被申请人的调查可以基于一个同意令而终止。同意令本质上与和解协议相同，只不过是由ITC监督同意令的执行情况。实践中有不少中国企业以签署同意令方式结案。例如，在集装箱货保系统案（337-TA-696）中，被申请人青岛奥昂特工贸有限公司签署了同意令并因此结案。 三、启示和建议 中国照明企业面对337调查考虑是否应诉以及如何应诉的同时，也要认识到建立符合自身特点的知识产权战略，尤其是对外贸易的知识产权战略才是解决中国企业海外知识产权纠纷的根本所在。 企业外贸知识产权战略通常包括： 首先，完善自身的基本知识产权架构，稳扎稳打做好基础工作。比如，针对企业自身的特点制定近期、中期以及长期的知识产权战略和目标；加大知识产权投入，获得商标、专利等相应知识产权；建立完善的内部知识产权管理制度及科研人员的激励机制；在确保不违反《反垄断法》的前提下与同行或者合作伙伴形成技术联盟；积极参与国内和国际标准的制定，提升国内国际影响力等。 其次，密切跟踪国际竞争对手的知识产权动态，进行相应的知识产权调查，既包括调查监控竞争对手知识产权状况的目的和方法，也包括国外竞争对手知识产权的内容以及获取途径。 再次，根据竞争对手和自身的情况制定和实施包括专利、商标、著作权以及商业秘密在内的具体知识产权保护策略，落实到企业管理的方方面面。 同时，中国照明企业要意识到进攻才是最好的防守。随着各企业自身技术实力的提高以及驾驭知识产权能力的不断提升，我国大陆照明企业可以利用337调查制度的平台保护自身的权益，337调查制度也可成为中国大陆照明企业国外竞争对手在美国市场抗衡的有效方式之一。