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一、案例简介
原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于1998年3月28日获得“Jolida”图文商标注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。原告以该商标向上海海关进行了备案。2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注“Jolida”图文组合商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。
被告辩称：被告是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。
一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。在原告设立及在中国注册商标前，被告的美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。
原告不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。二审法院围绕是否定牌加工以及是否构成商标侵权两个问题作出了判决。
其判决认为：
（1）确定是否是定牌加工，应从两个方面考虑，一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产。二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。在本案中，虽然双方当事人因出口通关的需要，签订的是买卖合同，但是在该合同第8条写明：在收到预付款后卖方安排生产买方定单。涉案产品包装上的落款人是美国朱利达公司，也可印证，被上诉人玖丽得公司是接受案外人美国朱利达公司的委托并按其要求进行生产的。另外，该产品在出口时被海关扣押，且无证据显示涉案产品在中国境内市场被销售。因此，被上诉人玖丽得公司与案外人美国朱利达公司存在事实上的定牌加工关系。
（2）被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司在中国的全资子公司，玖丽得公司的法定代表人即美国朱利达公司的负责人，因此对于涉案商标在美国享有合法有效的商标权，被上诉人玖丽得公司应当是明知的，应认定其对商标权利已尽了必要的审查注意义务。……商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。
综上，二审判决：驳回上诉，维持原判。
二、案例评析
上述案例案情本身并不复杂，其所涉及的争议点实质只有一个，那就是：涉外定牌加工的商标侵权认定。在涉外定牌加工中，如何界定加工者的行为是“贴牌加工”？“贴牌加工”行为如何才能认定为商标侵权？这是一个争议较多而一直没有权威定论的问题，无论是理论界还是不同的法官本身对此都有不同的观点，广东曾有法院认定该种情形构成侵权。
然而，最近最高人民法院在针对株式会社良品计画诉中国工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷提审一案中（“无印良品案”）作出了重要的指导意见。最高人民法院提审后认为：OEM贴牌加工专供出口产品不属于商标法下规定的“商标使用行为”，即使良品计画委托中国境内企业代工生产相关商品供出口，但印有该标识的产品既没有在中国市场销售也没有在中国进行广告宣传和推广，因为商标只有在商品的流通过程中才能发挥其功能，而在本案中，“无印良品”商标所在的产品并未进入中国市场流通。
虽然最高人民法院在无印良品案中对OEM贴牌加工专供出口产品是否属于商标法下规定的“商标使用行为”作出了认定，认定标准虽并未以商标立法的形式确立下来，但最高院的指导意见通常被作为下级法院处理相关问题的权威的审判依据。因此，可以预见的是， OEM贴牌加工专供出口产品不属于商标法下规定的“商标使用行为”的观点将被更多的法院采纳。
工信部拟成立电子争议解决中心
1月18日，由工业和信息化部电子知识产权中心、中国互联网协会调解中心等共同组织召开的第二届首都互联网法律工作者年会在北京召开。此次年会的主题是“如何应对近年来数量激增的网络知识产权纠纷及诉讼”。来自司法部、工信部、中国贸促会、北京市高级人民法院、北京市司法局、北京市仲裁委员会以及知名互联网企业的100多位业内人士，进行了热烈讨论。 为了解决日益增多的互联网知识产权侵权纠纷问题，工信部电子知识产权中心酝酿成立“电子知识产权争议解决中心”，以第三方调解的形式对于网络知识产权纠纷提供高效而灵活的争端解决服务。
6部门联合发文建立健全数字电视知识产权保护体系
1月29日，国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家广电总局等6部门联合发布《关于普及地面数字电视接收机实施意见》（下称《意见》）。其中提出，要建立健全地面数字电视知识产权保护体系。 据介绍，普及地面数字电视接收机的一项重要保障措施，《意见》提出要尊重知识产权，促进技术创新，充分发挥产、学、研、用等单位在地面数字电视接收机普及工作中的重要作用，鼓励推广具有自主知识产权的先进技术标准，提高自主技术创新能力；要制定知识产权管理策略，建立健全地面数字电视知识产权保护体系，做好相关知识产权处置工作，加速推进科技成果向生产力的转化。同时要开展对外合作和交流，增强地面数字电视国家标准国际化水平。《意见》还提出，要引导支持企业加强研发、生产，开展关键技术及应用模式创新，加强生产管理，生产符合标准、质量可靠的产品，提升产品性价比，满足消费者需求。（中国知识产权报）
知识产权质押融资
数据显示，截至2012年底，我国已在28个地区开展知识产权质押融资、投融资服务等试点工作。2012年全年完成专利质押融资141亿元，著作权质押和商标权质押也取得新进展。伴随着蛇年新春脚步的临近，我国的知识产权质押融资也迎来了发展的春天。政策引导、银行助力、企业受益，经过多年的探索，我国知识产权质押融资工作成效更为显著，有力助推了我国经济社会发展。（中国知识产权资讯网）
美又借“专利壁垒”玩贸易保护
1月25日，美国国际贸易委员会投票决定，发起4起“337调查”，其中两起涉及包括中国大陆和中国台湾在内的5家电子企业，涉案产品分别为移动手持设备和相关触摸式键盘软件以及便携式电子设备保护壳。美国申诉企业称，中国和美国一些企业对美出口、在美销售的上述产品侵犯其专利权，要求美国国际贸易委员会发布排除令和禁止令。
“337调查”是美国针对进入该国市场产品的知识产权侵权和不正当竞争行为，采取贸易措施的准司法程序。一旦侵权指控成立，涉案产品有可能被永久禁入美国，甚至同行业同类产品都不允许进入美国。
“337调查”一方面保护知识产权，另一方面也成为很多美国企业阻挡外来竞争对手的最省钱、最省时的非贸易壁垒手段。专家指出，近几年，随着中国企业自主研发能力和竞争力的提高，越来越多中国产品成为“337调查”的主要受害者之一。“337调查”无论是否成立，都给中国企业带来很大损失。据悉，企业要支付包括达成和解所支付的专利许可费，败诉后要支付赔偿金、律师费和利息、知识产权使用费、应得利息收入和侵权人不正当的利润损失等。高的数额达数亿美元。但被诉企业若不应诉，则被认定为自动败诉而发出“普遍排除令”。
遭遇“337调查”，中国企业只能积极应诉，否则一旦调查成立发出针对产品的“普遍排除令”，整个行业都将失去美国市场。除积极应诉外，专家指出，中国要建立完善企业海外维权援助机制和“337调查”预警机制，企业要强化自身的知识产权能力，要重视发挥行业组织和政府的作用。（人民日报海外版）
声音颜色或可“入籍”商标
据悉，新近提交全国人大常委会审议的商标法修正案草案中，增加了可以注册的商标要素，规定声音、通过使用取得显著特征的单一颜色等可以作为商标注册。该项草案如获通过，声音颜色商标也将正式进入我们的生活。
与传统商标不同的是，声音商标是从听觉角度帮助消费者识别商品。其实，世界很多国家早已将声音商标作出立法规定，如美国、欧盟、新加坡、澳大利亚、韩国、印度、中国香港、中国台湾等国家和地区，都规定了声音商标。最著名的声音商标莫过于intel的商标，一打开电脑，那熟悉的旋律，众人皆知这是intel产品。奔驰车汽车车门关上时的声音也很特殊，奔驰公司也试图将这一独特的声音申请商标。还有，美国米高梅电影公司在电影播放时出现的狮吼声、诺基亚手机特有的铃声，甚至恒源祥广告中“恒源祥、羊羊羊”都可谓家喻户晓，显然这些具有极强的显著特征的声音作为商标使有的话，可以多角度帮助消费者识别商品。（中国社科院知识产权中心）
原告上海申达音响电子有限公司（简称：申达音响）起诉称：原告于1998年3月28日获得“Jolida”图文商标注册，核定使用商品第9类“扩大器、收音机、影碟机”。原告以该商标向上海海关进行了备案。2008年8月，原告收到上海海关通知书，确认被告出口美国电子管功率放大器98台，商品上标注“Jolida”图文组合商标。原告认为，被告未经许可在相同商品上使用“Jolida”图文组合商标，构成商标侵权。
被告辩称：被告是美国朱利达公司投资设立的，美国母公司很早就在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。被告生产有关产品在中国内没有销售，仅是与美国母公司有出口贸易，故不应认定为商标侵权。
一审法院判决认定：被告生产加工并出口有关产品并被海关查扣，双方商标标识及产品类别本身相同，各方均无异议。在原告设立及在中国注册商标前，被告的美国母公司即已在美国注册并使用“Jolida”图文组合商标。依据被告的合同以及被控侵权产品内外包装上标注的美国朱利达公司的企业名称等综合考虑，被告使用商标是美国朱利达公司在美国享有合法商标权的商标且产品全部出口美国。被告在本案中的行为属于涉外定牌加工出口的行为，被告在产品内外包装上标注的商标及企业名称均为美国朱利达公司，因此在美国市场消费者能够通过商标标识区分商品的来源为美国朱利达公司。由于涉案产品全部出口美国并未在中国市场实际销售，中国消费者不存在对该商品来源发生混淆和误认的可能，因此，被告行为不构成商标侵权。
原告不服一审判决，向上海市高级人民法院提出上诉。二审法院围绕是否定牌加工以及是否构成商标侵权两个问题作出了判决。
其判决认为：
（1）确定是否是定牌加工，应从两个方面考虑，一是加工方系自主生产，还是按委托方的要求进行生产。二是加工方生产好产品后是全部交与委托方，还是自行予以销售。同时，加工方还需尽到对委托方是否享有合法商标权的审查注意义务。在本案中，虽然双方当事人因出口通关的需要，签订的是买卖合同，但是在该合同第8条写明：在收到预付款后卖方安排生产买方定单。涉案产品包装上的落款人是美国朱利达公司，也可印证，被上诉人玖丽得公司是接受案外人美国朱利达公司的委托并按其要求进行生产的。另外，该产品在出口时被海关扣押，且无证据显示涉案产品在中国境内市场被销售。因此，被上诉人玖丽得公司与案外人美国朱利达公司存在事实上的定牌加工关系。
（2）被上诉人玖丽得公司系美国朱利达公司在中国的全资子公司，玖丽得公司的法定代表人即美国朱利达公司的负责人，因此对于涉案商标在美国享有合法有效的商标权，被上诉人玖丽得公司应当是明知的，应认定其对商标权利已尽了必要的审查注意义务。……商标的基本功能是区分商品或服务来源的识别功能，侵犯商标权其本质就是对商标识别功能的破坏，使得一般消费者对商品来源产生混淆、误认。在本案中，被上诉人玖丽得公司接受案外人美国朱利达公司的委托定牌加工涉案产品，涉案产品全部出口至美国，未在中国境内销售，中国的相关公众在国内不可能接触到涉案产品，不会造成国内相关公众的混淆和误认。另外，在定牌加工关系中，境内加工方在产品上标注商标的行为形式上虽由加工方所实施，但实质上商标真正的使用者仍为境外委托方。本案涉案产品所贴商标只在中国境外具有商品来源的识别意义，并不在国内市场发挥识别商品来源的功能。故一审法院综合判断认定被上诉人玖丽得公司的行为不构成商标侵权并无不当。
综上，二审判决：驳回上诉，维持原判。
二、案例评析
上述案例案情本身并不复杂，其所涉及的争议点实质只有一个，那就是：涉外定牌加工的商标侵权认定。在涉外定牌加工中，如何界定加工者的行为是“贴牌加工”？“贴牌加工”行为如何才能认定为商标侵权？这是一个争议较多而一直没有权威定论的问题，无论是理论界还是不同的法官本身对此都有不同的观点，广东曾有法院认定该种情形构成侵权。
然而，最近最高人民法院在针对株式会社良品计画诉中国工商行政管理总局商标评审委员会商标行政纠纷提审一案中（“无印良品案”）作出了重要的指导意见。最高人民法院提审后认为：OEM贴牌加工专供出口产品不属于商标法下规定的“商标使用行为”，即使良品计画委托中国境内企业代工生产相关商品供出口，但印有该标识的产品既没有在中国市场销售也没有在中国进行广告宣传和推广，因为商标只有在商品的流通过程中才能发挥其功能，而在本案中，“无印良品”商标所在的产品并未进入中国市场流通。
虽然最高人民法院在无印良品案中对OEM贴牌加工专供出口产品是否属于商标法下规定的“商标使用行为”作出了认定，认定标准虽并未以商标立法的形式确立下来，但最高院的指导意见通常被作为下级法院处理相关问题的权威的审判依据。因此，可以预见的是， OEM贴牌加工专供出口产品不属于商标法下规定的“商标使用行为”的观点将被更多的法院采纳。
工信部拟成立电子争议解决中心
1月18日，由工业和信息化部电子知识产权中心、中国互联网协会调解中心等共同组织召开的第二届首都互联网法律工作者年会在北京召开。此次年会的主题是“如何应对近年来数量激增的网络知识产权纠纷及诉讼”。来自司法部、工信部、中国贸促会、北京市高级人民法院、北京市司法局、北京市仲裁委员会以及知名互联网企业的100多位业内人士，进行了热烈讨论。 为了解决日益增多的互联网知识产权侵权纠纷问题，工信部电子知识产权中心酝酿成立“电子知识产权争议解决中心”，以第三方调解的形式对于网络知识产权纠纷提供高效而灵活的争端解决服务。
6部门联合发文建立健全数字电视知识产权保护体系
1月29日，国家发展和改革委员会、国家质量监督检验检疫总局、国家广电总局等6部门联合发布《关于普及地面数字电视接收机实施意见》（下称《意见》）。其中提出，要建立健全地面数字电视知识产权保护体系。 据介绍，普及地面数字电视接收机的一项重要保障措施，《意见》提出要尊重知识产权，促进技术创新，充分发挥产、学、研、用等单位在地面数字电视接收机普及工作中的重要作用，鼓励推广具有自主知识产权的先进技术标准，提高自主技术创新能力；要制定知识产权管理策略，建立健全地面数字电视知识产权保护体系，做好相关知识产权处置工作，加速推进科技成果向生产力的转化。同时要开展对外合作和交流，增强地面数字电视国家标准国际化水平。《意见》还提出，要引导支持企业加强研发、生产，开展关键技术及应用模式创新，加强生产管理，生产符合标准、质量可靠的产品，提升产品性价比，满足消费者需求。（中国知识产权报）
知识产权质押融资
数据显示，截至2012年底，我国已在28个地区开展知识产权质押融资、投融资服务等试点工作。2012年全年完成专利质押融资141亿元，著作权质押和商标权质押也取得新进展。伴随着蛇年新春脚步的临近，我国的知识产权质押融资也迎来了发展的春天。政策引导、银行助力、企业受益，经过多年的探索，我国知识产权质押融资工作成效更为显著，有力助推了我国经济社会发展。（中国知识产权资讯网）
美又借“专利壁垒”玩贸易保护
1月25日，美国国际贸易委员会投票决定，发起4起“337调查”，其中两起涉及包括中国大陆和中国台湾在内的5家电子企业，涉案产品分别为移动手持设备和相关触摸式键盘软件以及便携式电子设备保护壳。美国申诉企业称，中国和美国一些企业对美出口、在美销售的上述产品侵犯其专利权，要求美国国际贸易委员会发布排除令和禁止令。
“337调查”是美国针对进入该国市场产品的知识产权侵权和不正当竞争行为，采取贸易措施的准司法程序。一旦侵权指控成立，涉案产品有可能被永久禁入美国，甚至同行业同类产品都不允许进入美国。
“337调查”一方面保护知识产权，另一方面也成为很多美国企业阻挡外来竞争对手的最省钱、最省时的非贸易壁垒手段。专家指出，近几年，随着中国企业自主研发能力和竞争力的提高，越来越多中国产品成为“337调查”的主要受害者之一。“337调查”无论是否成立，都给中国企业带来很大损失。据悉，企业要支付包括达成和解所支付的专利许可费，败诉后要支付赔偿金、律师费和利息、知识产权使用费、应得利息收入和侵权人不正当的利润损失等。高的数额达数亿美元。但被诉企业若不应诉，则被认定为自动败诉而发出“普遍排除令”。
遭遇“337调查”，中国企业只能积极应诉，否则一旦调查成立发出针对产品的“普遍排除令”，整个行业都将失去美国市场。除积极应诉外，专家指出，中国要建立完善企业海外维权援助机制和“337调查”预警机制，企业要强化自身的知识产权能力，要重视发挥行业组织和政府的作用。（人民日报海外版）
声音颜色或可“入籍”商标
据悉，新近提交全国人大常委会审议的商标法修正案草案中，增加了可以注册的商标要素，规定声音、通过使用取得显著特征的单一颜色等可以作为商标注册。该项草案如获通过，声音颜色商标也将正式进入我们的生活。
与传统商标不同的是，声音商标是从听觉角度帮助消费者识别商品。其实，世界很多国家早已将声音商标作出立法规定，如美国、欧盟、新加坡、澳大利亚、韩国、印度、中国香港、中国台湾等国家和地区，都规定了声音商标。最著名的声音商标莫过于intel的商标，一打开电脑，那熟悉的旋律，众人皆知这是intel产品。奔驰车汽车车门关上时的声音也很特殊，奔驰公司也试图将这一独特的声音申请商标。还有，美国米高梅电影公司在电影播放时出现的狮吼声、诺基亚手机特有的铃声，甚至恒源祥广告中“恒源祥、羊羊羊”都可谓家喻户晓，显然这些具有极强的显著特征的声音作为商标使有的话，可以多角度帮助消费者识别商品。（中国社科院知识产权中心）