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关键词必要技术特征以说明书为依据功能性限定
涉外OEM本是Original Equipment Manufacturer（原意是“原始设备制造商”）的缩写，转而泛指贴牌加工模式或称定牌加工模式；其应当包括国内企业之间的国内贴牌加工和中外企业之间的涉外贴牌加工；中外企业之间的涉外贴牌加工，又应当包括境外企业委托境内的外向内的贴牌加工和国内企业委托境外企业之间的内向外的贴牌加工。近年来我国知识产权业界与学界围绕涉外OEM商标侵权与否的法律问题，主要聚焦于境外委托方委托国内企业承揽加工的外向内的涉外OEM。故本文中如无特别说明，所谓涉外OEM仅指称境外委托方委托国内企业承揽加工的外向内的涉外OEM。
近年来在我国知识产权业界与学界，从司法实践到学术讨论，围绕“涉外OEM行为是否属于‘商标法意义上的使用’”？“涉外OEM行为是否侵犯了我国相应标识的注册商标权？”“我国涉外OEM承揽方如何才算善尽合理谨慎关注义务”等法律问题及典型案例，大家见仁见智，众说纷纭，群所瞩目，愈演愈烈。
迄今针对我国涉外OEM行为主要有三类观点：第一类观点认为不进入国内市场销售环节的涉外OEM行为，不是我国商标法意义上的在国内“用于识别商品来源的”的 “商标性使用”行为，所以涉外OEM概不侵犯我国注册商标权。第二类观点认为我国涉外OEM承揽方应尽到对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务（或称“必要审查注意义务”），这是认定涉外OEM行为不构成我国商标侵权的构成要件或者必要前提；故对未善尽合理谨慎关注义务的我国企业之涉外OEM行为一律判定侵犯了相应标识的中国注册商标权。第三类观点认为虽然涉外OEM不进入国内市场销售环节，但其在国内生产制造等环节中往涉外OEM产品上贴附与我国相应注册商标相同或近似之标识的行为，也属于我国商标法语境下的商标使用行为，所以应当认定涉外OEM一概都构成商标侵权。
在我国涉外OEM民事诉讼中，虽然几经反复但近年来已逐步趋向第一类观点或者第二类观点，第三类观点渐渐淡出。然而迄今第三类观点仍然较严重地延续于我国有关商标行政管理与执法以及相关联的刑事诉讼中。不少在民事诉讼中多已趋向判决不构成商标侵权的涉外OEM行为，却仍然被视为商标侵权而遭受工商行政执法的严厉查处，甚至被追究严苛追究商标侵权犯罪的刑事责任。
笔者倾向于：一方面，对于民事诉讼中涉外OEM行为的法律分析，“不要关上商标法这扇窗，更请打开竞争法这扇门”。在法律适用方面，笔者认为对于由涉外OEM延伸或者“溢出”进入我国国内市场销售环节的行为，应当主要适用我国《商标法》，而对于涉外OEM未进入我国国内市场销售环节的行为，无法适用我国《商标法》，应主要适用我国《反不正当竞争法》。对于涉外OEM的违法行为，不属于我国《商标法》调整范围的，不能冠以商标侵权之名实施民事法律制裁，而应当依据我国《反不正当竞争法》等按照不正当竞争行为实施民事法律制裁。另一方面，对于不构成商标侵权或者不正当竞争的涉外OEM行为，应当谨慎工商行政之商标执法，不能循惯性做法而错误认定为商标侵权而施以行政处罚。再一方面，涉外OEM及其延伸中即使在民事上涉嫌商标侵权或者不正当竞争的行为，鉴于民事诉讼与刑事诉讼不同的法律原则和证据规则，一般不宜入刑，不应轻易施以商标侵权犯罪的刑事制裁。
一、参与十多起涉外OEM案件的逐步认知及相关思考
从2009年起至今，笔者有机会代理或者参与了十多起不同案情、不同类型并涉及不同问题或者不同问题组合的涉外OEM案件，其中有涉外OEM民事诉讼案件，也有涉外OEM刑事诉讼案件，还有作为专家证人远赴法国巴黎国际商会仲裁院的涉外OEM仲裁案件。从案由来看，有“确认不侵犯商标权纠纷案”，有“侵犯商标权纠纷案”，有“侵犯商标权与不正当竞争纠纷案”。从代理主体来看，绝大部分代理或者服务于被告，在一件涉外OEM商标侵权案与一件涉外OEM商标不侵权案中代理原告。从参与性质来看，绝大部分代理涉外OEM中的委托方与承揽方，有一件代理涉外OEM中相应我国注册商标权人，还有一件作为国际仲裁案件中的专家证人。从审级来看，有走完一审、二审、再审之全部审判程序以及审判监督程序的，也有一审判决即生效的。从案件结果来说，民事诉讼案件中有七件案件判决商标不侵权（其中六件一审就判决商标不侵权，一件一审判决商标侵权而二审改判商标不侵权）；有一件因委托方授权书日期不符视为委托方授权手续不成立，涉外OEM承揽方未尽到合理谨慎关注义务而判商标侵权； 一件撤诉（在上海浦东自贸区法院的卡斯顿公司Vs上海耀星公司的涉外OEM案件开庭前夜代理原告撤诉）。唯一的仲裁案件达成了和解{在巴黎国际商会仲裁院的欧司朗公司（Osram Sylvania Inc.）Vs弗洛维公司[Flowil International Lighting （Holding） B.V.]的涉外OEM仲裁案件}。唯一的公诉朱某某涉外OEM商标侵权犯罪刑事诉讼案件尚在审理中。
笔者参与这十多件各类涉外OEM案件的过程，就是一个逐步体会与认知，不断学习与探析的过程。譬如2009年秋因香港鳄鱼恤公司在前向海关指认无锡艾弗公司相关出口货物涉嫌近似商标侵权却又迟迟不提起侵权诉讼，我们在上海法院代理艾弗公司对鳄鱼恤公司提起了涉外OEM商标不侵权诉讼，此案历时三年许，历经一审【（2010）浦民三（知）初字第146号】、二审【（2011）沪一中民五（知）终字第130号】及再审【沪高民三（知）申字第5号】全部审判程序及审判监督程序。各地海关等数十人曾旁听了一审庭审。该案各审级庭审中的一些焦点有“涉外OEM中的贴附标识行为是否我国《商标法》意义上的使用行为？”、 “我国涉外OEM承揽方应否尽对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务？ ”、“涉外OEM期间如果境外委托方在目的国相应注册商标权被无效后我国承揽企业的涉外OEM行为是否侵犯我国相应注册商标权？”等等。该案中的各审级法院均支持了原告的涉外OEM商标不侵权诉请，判决艾弗公司的涉外OEM行为未构成商标侵权。 又如在鳄鱼恤公司诉侑美公司涉外OEM商标侵权案【（2012）烟民三知初字第168号】中我们代理了被告，就该案海关总署条法司曾致函最高法院《关于请明确“定牌加工”出口产品是否构成侵权的函》（署发函【2010】184号），随后最高法院办公厅也对此返回了《关于对〈“定牌加工”出口产品是否构成侵权〉的复函》。该案一审判决不构成商标侵权，因原告未上诉而生效，一审判决书中不但明确了“如果确定某一商品并不会在我国境内销售，则我国相关消费者不可能在我国国内接触该商品以及其上的任何标识，该商品上的标识存在与否，均不会造成我国相关消费者对该商品来源的混淆与误认”。另一方面该判决又强调了“使用注册商标的行为确是构成商标侵权的要件之一，但并不是将商标标注于特定产品就构成商标法意义上的‘使用’，如果该产品不可能在我国境内与相关消费者相接触，该产品上的标识也就起不到区分商品来源的作用，因而在我国境内，也不属于商标法意义上的使用”。
再如在鳄鱼恤公司Vs厦门建发公司、泉州捷足公司的涉外OEM商标侵权案【（2012）厦民初字第71号】中，一审法院判决被告构成商标侵权，理由是案件涉及了两份串联的合同，第一份是境外委托方与厦门建发公司签订的涉外OEM合同，第二份是厦门建发公司与泉州捷足公司签订的就此涉外OEM合同标的内容的转加工承揽合同。一审法院认定第一份属于涉外OEM合同并不构成商标侵权，但第二份合同属于国内企业之间的加工承揽合同，不得得到涉外OEM不构成商标侵权的待遇，所以判决第二份国内加工承揽合同的当事人构成了商标侵权。但该案二审【（2013）闽民终字第669号】认定厦门建发公司与泉州捷足公司的行为均不属于我国商标法意义上的商标使用行为，在国内均未起到商标识别性功能，故同属于涉外OEM 行为，进而强调：“商标的基本功能在于商标的识别性”，“商标法保护商标就是保护商标的识别功能，而商标的识别功能只有在商标法意义上的商标使用行为中才得以体现。”因此二审判决认定厦门建发公司与泉州捷足公司都不构成商标侵权，撤销了一审判决，改判驳回原告全部诉讼请求。
还如某区检察院公诉朱某某涉外OEM商标侵权犯罪刑事诉讼一案，案情是瑞士B公司拥有乌克兰“microlife”注册商标，并授权乌克兰B公司使用，授权范围包括在乌克兰境内外的OEM委托贴牌加工。乌克兰B公司代表2011年末在我国找到S公司负责人朱某达成涉外OEM合作，为此乌克兰B公司向S公司出具了为期两年的“无液血压计套装及其配件”的授权书。2012年元旦朱某不幸车祸身亡，双方联系中断。2012年4月乌克兰B公司又与S公司朱某的儿子与继承者朱某某联系上，重续前约。双方的涉外OEM合作是起始两年并可期待再持续的一揽子合作，具体通过一次次下订单的方式实施推进；且于当年5月6日下达了第一份订单，标的包括9000件整套的“无液血压计”以及15000件“无液表头”等配件。随后S公司及朱某某就在本地组织该第一批涉外OEM“无液血压计套装及其配件”产品及配件的生产制造并贴附了“microlife”标识，其产品说明书与相关文件使用的都是乌克兰文字。随后遭到拥有我国“microlife” 注册商标权人向工商行政机构举报。2011 年11月接到举报的当地工商行政机构突击搜查了S公司的生产现场，查获近10000件“无液血压计”套装以及大量的配件，其数量要大于第一份订单载明的 “无液血压计”套装数量及各种配件数量。一周后当地工商行政机构认为本案已涉嫌假冒注册商标罪，故将该案移送当地公安机构并很快正式立案侦查。10个月后当地公安机构将本案移送当地检察院。2015年2月当地检察院正式向当地法院提起公诉，单独指控朱某某个人触犯我国《刑法》213条，应以假冒注册商标罪追究刑事责任。2015年5月当地法院正式开庭但迄今未宣判。该案中，当初公诉的主要理由还是认为朱某某及S公司生产制造涉外OEM“无液血压计套装及其配件”产品而在其上贴附“microlife”相同标识的行为侵犯了我国“microlife”注册商标权，且侵权情节严重，已经构成了假冒注册商标罪。关心该案者曾有三种意见：第一种意见是如公诉人坚持认为该案S公司在涉外OEM“无液血压计套装及其配件”产品上贴附“microlife”相同标识的行为构成假冒注册商标罪。第二种意见认为因搜查到的10000多件“无液血压计”套装以及大量的配件的数量，要大于第一份涉外OEM订单载明的 “无液血压计”套装数量及各种配件数量。故在第一份涉外OEM订单载明数量之内的“无液血压计”套装数量及各种配件数量可认定为涉外OEM而不构成假冒注册商标罪，但超出部分仍应当以构成假冒注册商标罪论处。第三种意见是我们的无罪辩护意见，认为该案的涉外OEM合作明显是起始两年并准备再持续的长期性质的一揽子合作，具体通过一次次下订单的方式推进实施，正常情况下第一份订单之后还会有一系列订单。这种长期合作，分批订单的模式也是涉外OEM常见且优化的传统模式之一。这种背景下我国涉外OEM承揽企业为降低生产成本在本次订单加工时多准备一些涉外OEM产品及其配件以备下几次订单中使用的做法，司空见惯，顺理成章。所以该案根据现有事实和相应证据而对照相应法律规定应当全部无罪。在该案参与过程中，我们的感觉如前所述：涉外OEM行为虽然在民事诉讼中多已趋向判决不构成商标侵权，但仍然作为商标侵权行为在遭受工商行政执法的严厉查处，甚至于因此被移送追究商标侵权犯罪的刑事责任。所以，当前的重要任务之一，必须谨慎工商行政机构针对涉外OEM行为的商标执法，同时应当严格防止滥用对涉外OEM行为的假冒注册商标罪或者销售假冒注册商标商品罪之刑事制裁措施。鉴于民事诉讼与刑事诉讼不同的法律原则和证据规则，涉外OEM行为即使涉嫌侵权或者不正当竞争，一般不宜入刑，不应轻易施以商标侵权犯罪的刑事制裁。笔者同意宋健法官在一次知识产权国际会议上所指出的相关系列观点。在我国对违法行为与犯罪行为采取的二元立法模式下，即使对于民事上已构成知识产权侵权或者不正当竞争的案件，也要慎重纳入刑法保护。对刑法意义上的谦抑性原则，应当给以充分的尊重和考量。而“罪刑法定”和“疑罪从无”刑法原则之下的刑事证据认定，与优势证据和高度盖然性原则之下的民事证据认定所带来的证据规则之重大差异，尤其是在对待复杂知识产权案件包括涉外OEM案件的审理时，需要格外谨慎。即使采用直接入罪立法模式的美国，美国的辛普森刑事案件与民事案件的审理及其结果也带来了丰富的启示。笔者建议我国对涉外OEM案件慎用刑法保护及刑事处分。 在参与上述十多件各类涉外OEM案件的实践与学习的过程中，给我们的感悟多多，启示深深。尤其对于诸如涉外OEM行为是否属于“商标法意义上的使用行为”？涉外OEM行为是否侵犯了我国相应注册商标权？我国涉外OEM承揽方如何才算善尽合理谨慎关注义务等热点、焦点、难点等问题上需要逐步有所认知和考量。
二、非商标性使用的涉外OEM行为不属我国商标侵权行为
1.涉外OEM行为在国内不属于“商标性使用”行为
在原《商标法实施条例》第二条基础上提升的我国现行《商标法》第四十八条明确规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。其中“用于识别商品来源”的措辞，是在最近的第三次商标法修改中新添加的；这一添加的表述去伪存真，画龙点睛，进一步阐明了商标法意义上的“商标使用”之本旨就是在本法域内“用于识别商品来源”，就在于“用于识别商品或者服务来源”。
根据世界各国商标法以及相关商标国际公约的共同规范准则，鉴于注册商标权利明显的地域性与独立性，故“用于识别商品来源”的注册商标使用基本功能，也只能依法发生和局限在本法域内。无论是在商品、商品包装或者容器上，还是在广告宣传、展览以及其他商业活动中，只有实在或者旨在实现“本法域内识别商品或服务之来源”的使用行为，才属于本法域商标法意义上的“商标性使用”行为。
涉外OEM中我国的加工承揽企业受境外委托方委托，在国内往加工承揽的涉外OEM产品上贴附相关标识的行为，鉴于涉外OEM产品全部出口境外，在国内自始至终都没有进入市场流通领域与商品销售环节，故我国的消费者在国内市场上不可能接触该涉外OEM产品，因此在本法域内仅往该涉外OEM产品上贴附相关标识，只有在目的法域内进入销售才得以发挥“用于识别商品来源的”识别功能，并依据当地法域的《商标法》构成在当地的“商标性使用”。往这些涉外OEM产品上贴附的相关标识，在我国国内根本起不到“用于识别商品来源的”的识别功能及商业价值。依据我国《商标法》，只有实在或者旨在实现在我国境内用于识别商品与服务来源的使用行为，才是我国商标法语境下的“商标性使用”行为，而我国涉外OEM加工承揽企业仅仅往涉外OEM产品上贴附标识的行为，在国内没有起到“用于识别商品来源的”的识别功能，当然不属于我国商标法意义上的“商标性使用”行为。
2.“商标性使用”是判断是否构成商标侵权的必要前提
有观点认为“商标的使用”不是判断商标侵权的独立要素，“应当将使用融合到混淆的判断之中，以混淆与否作为商标侵权的唯一判断标准”。其实，在商标侵权与否的判析中，“商标的使用”与“商标的混淆”是彼此既有联系，相互显有区别的不同环节、不同层次的两个因素。简单而言，“商标的使用”即上述“商标性使用”是商标侵权判析的必要前提；而 “商标的混淆”构成与否则是商标侵权判析的主要标准。只有在审查“商标性使用”之必要前提成立的前提下，才需要进一步审查是否存在“商标的混淆”。换言之，“商标的使用”是源，“商标的混淆”是流；“商标的使用”是花，“商标的混淆”是果。在商标侵权与否的判析中，如果在前已经判定不属于“商标性使用”，那在后那就不必再审查是否构成“商标的混淆”了。也正因如此， 涉外OEM行为是否构成商标侵权的首要关键，在于其在前是否已经构成“商标性使用”。如果在同一法域内如果不存在“商标性使用”的必要前提，那么即使标识之间产生混淆，那也不是商标法意义上的混淆。由此可见，“商标性使用”就是判断是否构成商标侵权的必要前提。鉴于涉外OEM行为在我国国内并不属于“商标性使用”，在此前提下再去纠结是否形成了“商标的混淆”，或者是否构成商标侵权和犯罪？其实是刻舟求剑或者是缘木求鱼。综上所述，笔者认同“商标性使用”是判断是否构成商标侵权的必要前提。
3.涉外OEM及其贴附标识行为不是所谓的“商标即发侵权”
记得多年前我国曾发生过一起案件，在某仓库内发现数以千计的从民间回收回来的茅台旧酒瓶但瓶中均无酒，这种回收行为是否构成对茅台酒相关注册商标权的侵犯？记得结论是构成商标侵权，构成“即发侵权”。理由是如果没有合理解释，那么对回收数以千计茅台酒瓶行为的合理判断，“自此华山一条路”，势必即将灌入假酒后冒充茅台酒上市销售，由此可以合理推定其构成了“即发商标侵权”，构成了即发的对茅台酒之相关注册商标的“商标侵权”。同理，假想如在仓库内发现了成千上万件新贴附了与我国服装类“开开”注册商标之相同标识的各式服装，经查并没有经我国服装类“开开”注册商标权利人的授权许可，这时如没有涉外OEM或者其他合理解释及其确实证明，那也可能因“自此华山一条路”的合理推定，推定该批服装必然性即将冒牌投入国内市场销售，销售中冒用的“开开”注册商标就构成了欺骗性的虚假指示“用于识别商品来源”的“商标性使用”。因此有观点认为，这种必然性即将冒牌投入国内市场销售之前，往冒牌商品上贴附我国相应注册商标之标识的贴附行为，也是即发侵权行为，属于即将必然性地将冒牌商品投入国内市场销售的即发侵权整体行为的组成部分，构成了“即发商标侵权”。
的确，加工或者囤积大量产品，并且往大量产品上贴附相关商业标识之行为的目的，一般总是旨在挟重该商业标识的商誉进入市场销售藉以实现其商业价值，无论是国内市场销售，还是境外市场销售；无论是正牌销售，还是冒牌销售。那么，假如上述“即发侵权”包括“即发商标侵权”之说成立，则涉外OEM中往加工承揽产品上贴附与我国相应注册商标相同或相近似的标识的行为，是否也构成所谓的“即发商标侵权”？笔者认为，且不论在法理及法律上，“即发侵权”之说究竟是否成立？或者所谓“即发商标侵权”所针对的行为究竟是属于商标侵权行为还是属于不正当竞争行为如何定性？即使在假定上述“即发侵权”或者“即发商标侵权”之说成立的前提下，涉外OEM中往加工承揽产品上贴附标识的行为也不构成商标侵权乃至于不构成不正当竞争。涉外OEM行为包括其贴附标识的行为，已经十分明确并不是拟在国内市场销售中藉以“用于识别商品来源”，而是在进入我国境外的市场销售后才藉以“用于识别商品来源”，就此足以排除了其实在或者旨在我国境内市场上“用于识别商品来源”的“商标性使用”的可能，也杜绝了所谓“即发商标性使用”及其“即发商标侵权”的可能。 综上所述，即使“即发侵权”说成立，但明确不在国内市场销售的涉外OEM行为及其贴附标识行为，无论是在实际侵权、还是在所谓“即发侵权”的分析背景下，都不属于旨在“用于识别商品来源“的“商标性使用”；因此对于涉外OEM行为包括其贴附标识的行为，根据我国《商标法》，也根本得不出构成了“商标即发侵权”的结论。
三、涉外OEM纠纷对商标法与不正当竞争法的法律适用
1.涉外OEM中涉嫌商标侵权与不正当竞争的若干情况
在涉外OEM的相关方方面面，也会出现涉嫌商标侵权与不正当竞争的诸多乱象，主要可见：（1）境内外主体包括我国涉外OEM承揽企业故意将世界性著名品牌标识在有关国家抢注为当地的注册商标，再通过委托我国涉外OEM后返销该国或者其他地区。（2）境内外主体包括我国涉外OEM承揽企业故意将我国著名品牌标识在有关国家抢注为当地的注册商标，再委托我国涉外OEM后返销该国或者其他地区。（3）境内外主体包括我国涉外OEM承揽企业故意将我国较知名的品牌在这些品牌商誉未达或者较低的国家去抢注注册商标，然后委托我国涉外OEM后返销该国或者其他地区。（4）我国涉外OEM承揽企业明知或者应知境内外其他主体上述（1）、（2）、（3）类故意行为，仍然接受其委托承揽相应涉外OEM业务。（5）境内外相关企业明知或者应知上述（1）、（2）、（3）、（4）类故意行为，仍然将其相关涉外OEM产品出口后想方设法再返销或者利用其他方式返回我国境内销售。（6）我国涉外OEM承揽方擅自大幅度超涉外OEM额定数量生产涉外OEM产品，将蓄意大幅度超出部分投入国内市场销售。（7）我国涉外OEM承揽方擅自将涉外OEM中的 “尾货”或者残次涉外OEM产品“带牌”在国内市场销售。（8）其他外向内涉外OEM中的不正当竞争行为。
2.涉外OEM纠纷适用商标法或反不正当竞争法的相关分析
对于上述涉外OEM中涉嫌商标侵权与不正当竞争的不同纠纷中，应当适用我国什么法律？笔者一贯认为“不要关上商标法这扇窗，更请打开竞争法这扇门”，第一，不能全部适用我国《商标法》，因为其中有些涉外OEM纠纷已经不属于《商标法》的调整范围。第二，其中有些涉外OEM纠纷明显属于我国《反不正当竞争法》的调整范围，应当适用《反不正当竞争法》等。第三，涉外OEM纠纷的法律适用，应当实际情况实际分析，具体案例具体适用。
譬如说针对上述（5）、（6）、（7）源发在我国境内涉嫌商标侵权的情况，应当主要适用我国《商标法》解决纠纷。而针对上述（1）、（2）、（3）和（4）的源发在我国境内外并且在我国境内并没有涉案“商标性使用”的各种情况，应当主要适用我国《反不正当竞争法》以及国内外相关法律规范。因为这些行为在我国境内发生部分均属于不发生“商标性使用”的行为，而无论从注册商标权利保护角度、还是从保护驰名商标权益角度考量，其相关保护均建筑在“商标性使用”行为的基础上。上述（1）、（2）、（3）、（4）的情况这些在我国的非“商标性使用”的不正当竞争行为，无法适用我国《商标法》，其寻求的法律资源主要只能是我国《反不正当竞争法》等。因为各国《商标法》保护的注册商标权利，都具有强烈的地域性与独立性，同样我国的注册商标权利也“权不出国门”，难以产生“域外效应”。而对于驰名商标权益，各国《商标法》的保护规范均建筑在相应地域内的“商标性使用”并产生的著名商誉基础上，驰名商标权益具有空间梯度，在同一空间内还可能有时间梯度，很可能“司空见惯浑闲事，断尽苏州刺史肠”。从我国《商标法》视角看，地域性较强，眼光向内，主要注视的只是当事人的国内市场行为及商标权利保护。从我国《反不正当竞争法》视角看，地域性较淡，眼光可以贯通内外，主要注视的可以覆盖当事人境内外的“一揽子”系列市场行为及其商标权利乃至于涉及商标之权益、法益的法律保护。综上所述，笔者认为对上述（1）、（2）、（3）和（4）的情况，应当主要适用的是我国《反不正当竞争法》而不是我国《商标法》。我国《反不正当竞争法》第二章列举的14种有名“不正当竞争行为”中的第一种就是“假冒他人注册商标的”（第五条第1款）不正当竞争行为；如果该条款不能适用的，可以使用我国《反不正当竞争法》第二条“”这一条“一般性条款”。
3.涉外OEM承揽方未尽合理谨慎关注义务判以商标侵权缺乏依据
本文开篇言及的第二类观点认为认定涉外OEM行为不构成我国商标侵权的构成要件或者必要前提是我国涉外OEM承揽加工企业必须善尽其对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务，否则就一律判定相关涉外OEM行为商标侵权。
笔者同意应当强调或者引导涉外OEM我国承揽加工企业应当对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务，但不同意对未善尽相应合理谨慎关注义务者“一刀切”为侵犯我国相关注册商标权。理由之一是如将未善尽相应合理谨慎关注义务的消极行为，“一刀切”为侵犯我国相关注册商标权的行为，则与前述第二部分“非商标性使用的涉外OEM行为不属我国商标侵权行为”的结论相悖，因为未善尽相应合理谨慎关注义务前提下的涉外OEM行为仍然有可能是非商标性使用行为。理由之二是我国《商标法》保护的中国注册商标权“权不出国门”，即使委托方在目的法域内没有注册商标权或者所据注册商标权出现虚假或者存在瑕疵，并因此形成我国涉外OEM承揽加工企业“未能善尽其相应合理谨慎关注义务”的事实，但这与相关涉外OEM产品在我国国内毫无销售，依然全部出口目的法域销售的基本事实没有必然因果关系，相同或近似标识之我国注册商标权利人在我国的注册商标权益也不因此产生任何损失，那凭什么借以就能判定我国涉外OEM承揽加工企业相应的商标侵权法律责任呢？两者风马牛不相干呀！理由之三是针对没有相应标识的中国注册商标权的情况，仍然可能存在涉外OEM境外委托方所据注册商标权出现在境内外的虚假或者欺诈等状况，而这时如我国承揽企业未能善尽相应合理谨慎关注义务，那如何判定其侵犯了那个中国注册商标权呢？理由之四是如前所述对于酌情不适用我国《商标法》的涉外OEM纠纷，我国承揽加工企业也可能未尽相应合理谨慎关注义务，此案既然不适用我国《商标法》，那怎么能以侵犯我国注册商标权下判呢？如此等等。
笔者以为，首先，在涉外OEM纠纷中，假如我国承揽方未善尽合理谨慎关注义务甚至于恶意参与相关的不正当竞争行为，依法确实需要承担的法律责任，不应当是注册商标侵权责任，应当是进行不正当竞争行为所应当承担的法律责任。其所依据的法律资源，应当是我国《反不正当竞争法》等，而不应是我国《商标法》。其次，应当把故意或者恶意参与跨国界、跨法域的复杂的涉外OEM过程中的不正当竞争行为与仅属未尽合理谨慎关注义务严格分开，对前者依法严格追究其相应法律责任，对后者则应根据具体情况依法考量是否要追究法律责任？毋庸赘言，应当倡导当事人在民商事活动中都应善尽合理谨慎关注义务；尤其在跨国界、跨法域从而更趋复杂的涉外OEM行为中，更需要遵循诚实信用“帝王”原则，认真信守基本商业道德，善尽合理谨慎关注义务。但笔者不能认同在涉外OEM案件中仅因我国承揽方未善尽合理谨慎关注义务，就一律判定其侵犯中国注册商标权；也不同意在涉外OEM案件中如我国承揽方犯有不正当竞争行为而判决其侵犯中国注册商标权。因为对此恐怕缺乏现有法律资源，也缺乏潜在法理依据。
涉外OEM本是Original Equipment Manufacturer（原意是“原始设备制造商”）的缩写，转而泛指贴牌加工模式或称定牌加工模式；其应当包括国内企业之间的国内贴牌加工和中外企业之间的涉外贴牌加工；中外企业之间的涉外贴牌加工，又应当包括境外企业委托境内的外向内的贴牌加工和国内企业委托境外企业之间的内向外的贴牌加工。近年来我国知识产权业界与学界围绕涉外OEM商标侵权与否的法律问题，主要聚焦于境外委托方委托国内企业承揽加工的外向内的涉外OEM。故本文中如无特别说明，所谓涉外OEM仅指称境外委托方委托国内企业承揽加工的外向内的涉外OEM。
近年来在我国知识产权业界与学界，从司法实践到学术讨论，围绕“涉外OEM行为是否属于‘商标法意义上的使用’”？“涉外OEM行为是否侵犯了我国相应标识的注册商标权？”“我国涉外OEM承揽方如何才算善尽合理谨慎关注义务”等法律问题及典型案例，大家见仁见智，众说纷纭，群所瞩目，愈演愈烈。
迄今针对我国涉外OEM行为主要有三类观点：第一类观点认为不进入国内市场销售环节的涉外OEM行为，不是我国商标法意义上的在国内“用于识别商品来源的”的 “商标性使用”行为，所以涉外OEM概不侵犯我国注册商标权。第二类观点认为我国涉外OEM承揽方应尽到对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务（或称“必要审查注意义务”），这是认定涉外OEM行为不构成我国商标侵权的构成要件或者必要前提；故对未善尽合理谨慎关注义务的我国企业之涉外OEM行为一律判定侵犯了相应标识的中国注册商标权。第三类观点认为虽然涉外OEM不进入国内市场销售环节，但其在国内生产制造等环节中往涉外OEM产品上贴附与我国相应注册商标相同或近似之标识的行为，也属于我国商标法语境下的商标使用行为，所以应当认定涉外OEM一概都构成商标侵权。
在我国涉外OEM民事诉讼中，虽然几经反复但近年来已逐步趋向第一类观点或者第二类观点，第三类观点渐渐淡出。然而迄今第三类观点仍然较严重地延续于我国有关商标行政管理与执法以及相关联的刑事诉讼中。不少在民事诉讼中多已趋向判决不构成商标侵权的涉外OEM行为，却仍然被视为商标侵权而遭受工商行政执法的严厉查处，甚至被追究严苛追究商标侵权犯罪的刑事责任。
笔者倾向于：一方面，对于民事诉讼中涉外OEM行为的法律分析，“不要关上商标法这扇窗，更请打开竞争法这扇门”。在法律适用方面，笔者认为对于由涉外OEM延伸或者“溢出”进入我国国内市场销售环节的行为，应当主要适用我国《商标法》，而对于涉外OEM未进入我国国内市场销售环节的行为，无法适用我国《商标法》，应主要适用我国《反不正当竞争法》。对于涉外OEM的违法行为，不属于我国《商标法》调整范围的，不能冠以商标侵权之名实施民事法律制裁，而应当依据我国《反不正当竞争法》等按照不正当竞争行为实施民事法律制裁。另一方面，对于不构成商标侵权或者不正当竞争的涉外OEM行为，应当谨慎工商行政之商标执法，不能循惯性做法而错误认定为商标侵权而施以行政处罚。再一方面，涉外OEM及其延伸中即使在民事上涉嫌商标侵权或者不正当竞争的行为，鉴于民事诉讼与刑事诉讼不同的法律原则和证据规则，一般不宜入刑，不应轻易施以商标侵权犯罪的刑事制裁。
一、参与十多起涉外OEM案件的逐步认知及相关思考
从2009年起至今，笔者有机会代理或者参与了十多起不同案情、不同类型并涉及不同问题或者不同问题组合的涉外OEM案件，其中有涉外OEM民事诉讼案件，也有涉外OEM刑事诉讼案件，还有作为专家证人远赴法国巴黎国际商会仲裁院的涉外OEM仲裁案件。从案由来看，有“确认不侵犯商标权纠纷案”，有“侵犯商标权纠纷案”，有“侵犯商标权与不正当竞争纠纷案”。从代理主体来看，绝大部分代理或者服务于被告，在一件涉外OEM商标侵权案与一件涉外OEM商标不侵权案中代理原告。从参与性质来看，绝大部分代理涉外OEM中的委托方与承揽方，有一件代理涉外OEM中相应我国注册商标权人，还有一件作为国际仲裁案件中的专家证人。从审级来看，有走完一审、二审、再审之全部审判程序以及审判监督程序的，也有一审判决即生效的。从案件结果来说，民事诉讼案件中有七件案件判决商标不侵权（其中六件一审就判决商标不侵权，一件一审判决商标侵权而二审改判商标不侵权）；有一件因委托方授权书日期不符视为委托方授权手续不成立，涉外OEM承揽方未尽到合理谨慎关注义务而判商标侵权； 一件撤诉（在上海浦东自贸区法院的卡斯顿公司Vs上海耀星公司的涉外OEM案件开庭前夜代理原告撤诉）。唯一的仲裁案件达成了和解{在巴黎国际商会仲裁院的欧司朗公司（Osram Sylvania Inc.）Vs弗洛维公司[Flowil International Lighting （Holding） B.V.]的涉外OEM仲裁案件}。唯一的公诉朱某某涉外OEM商标侵权犯罪刑事诉讼案件尚在审理中。
笔者参与这十多件各类涉外OEM案件的过程，就是一个逐步体会与认知，不断学习与探析的过程。譬如2009年秋因香港鳄鱼恤公司在前向海关指认无锡艾弗公司相关出口货物涉嫌近似商标侵权却又迟迟不提起侵权诉讼，我们在上海法院代理艾弗公司对鳄鱼恤公司提起了涉外OEM商标不侵权诉讼，此案历时三年许，历经一审【（2010）浦民三（知）初字第146号】、二审【（2011）沪一中民五（知）终字第130号】及再审【沪高民三（知）申字第5号】全部审判程序及审判监督程序。各地海关等数十人曾旁听了一审庭审。该案各审级庭审中的一些焦点有“涉外OEM中的贴附标识行为是否我国《商标法》意义上的使用行为？”、 “我国涉外OEM承揽方应否尽对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务？ ”、“涉外OEM期间如果境外委托方在目的国相应注册商标权被无效后我国承揽企业的涉外OEM行为是否侵犯我国相应注册商标权？”等等。该案中的各审级法院均支持了原告的涉外OEM商标不侵权诉请，判决艾弗公司的涉外OEM行为未构成商标侵权。 又如在鳄鱼恤公司诉侑美公司涉外OEM商标侵权案【（2012）烟民三知初字第168号】中我们代理了被告，就该案海关总署条法司曾致函最高法院《关于请明确“定牌加工”出口产品是否构成侵权的函》（署发函【2010】184号），随后最高法院办公厅也对此返回了《关于对〈“定牌加工”出口产品是否构成侵权〉的复函》。该案一审判决不构成商标侵权，因原告未上诉而生效，一审判决书中不但明确了“如果确定某一商品并不会在我国境内销售，则我国相关消费者不可能在我国国内接触该商品以及其上的任何标识，该商品上的标识存在与否，均不会造成我国相关消费者对该商品来源的混淆与误认”。另一方面该判决又强调了“使用注册商标的行为确是构成商标侵权的要件之一，但并不是将商标标注于特定产品就构成商标法意义上的‘使用’，如果该产品不可能在我国境内与相关消费者相接触，该产品上的标识也就起不到区分商品来源的作用，因而在我国境内，也不属于商标法意义上的使用”。
再如在鳄鱼恤公司Vs厦门建发公司、泉州捷足公司的涉外OEM商标侵权案【（2012）厦民初字第71号】中，一审法院判决被告构成商标侵权，理由是案件涉及了两份串联的合同，第一份是境外委托方与厦门建发公司签订的涉外OEM合同，第二份是厦门建发公司与泉州捷足公司签订的就此涉外OEM合同标的内容的转加工承揽合同。一审法院认定第一份属于涉外OEM合同并不构成商标侵权，但第二份合同属于国内企业之间的加工承揽合同，不得得到涉外OEM不构成商标侵权的待遇，所以判决第二份国内加工承揽合同的当事人构成了商标侵权。但该案二审【（2013）闽民终字第669号】认定厦门建发公司与泉州捷足公司的行为均不属于我国商标法意义上的商标使用行为，在国内均未起到商标识别性功能，故同属于涉外OEM 行为，进而强调：“商标的基本功能在于商标的识别性”，“商标法保护商标就是保护商标的识别功能，而商标的识别功能只有在商标法意义上的商标使用行为中才得以体现。”因此二审判决认定厦门建发公司与泉州捷足公司都不构成商标侵权，撤销了一审判决，改判驳回原告全部诉讼请求。
还如某区检察院公诉朱某某涉外OEM商标侵权犯罪刑事诉讼一案，案情是瑞士B公司拥有乌克兰“microlife”注册商标，并授权乌克兰B公司使用，授权范围包括在乌克兰境内外的OEM委托贴牌加工。乌克兰B公司代表2011年末在我国找到S公司负责人朱某达成涉外OEM合作，为此乌克兰B公司向S公司出具了为期两年的“无液血压计套装及其配件”的授权书。2012年元旦朱某不幸车祸身亡，双方联系中断。2012年4月乌克兰B公司又与S公司朱某的儿子与继承者朱某某联系上，重续前约。双方的涉外OEM合作是起始两年并可期待再持续的一揽子合作，具体通过一次次下订单的方式实施推进；且于当年5月6日下达了第一份订单，标的包括9000件整套的“无液血压计”以及15000件“无液表头”等配件。随后S公司及朱某某就在本地组织该第一批涉外OEM“无液血压计套装及其配件”产品及配件的生产制造并贴附了“microlife”标识，其产品说明书与相关文件使用的都是乌克兰文字。随后遭到拥有我国“microlife” 注册商标权人向工商行政机构举报。2011 年11月接到举报的当地工商行政机构突击搜查了S公司的生产现场，查获近10000件“无液血压计”套装以及大量的配件，其数量要大于第一份订单载明的 “无液血压计”套装数量及各种配件数量。一周后当地工商行政机构认为本案已涉嫌假冒注册商标罪，故将该案移送当地公安机构并很快正式立案侦查。10个月后当地公安机构将本案移送当地检察院。2015年2月当地检察院正式向当地法院提起公诉，单独指控朱某某个人触犯我国《刑法》213条，应以假冒注册商标罪追究刑事责任。2015年5月当地法院正式开庭但迄今未宣判。该案中，当初公诉的主要理由还是认为朱某某及S公司生产制造涉外OEM“无液血压计套装及其配件”产品而在其上贴附“microlife”相同标识的行为侵犯了我国“microlife”注册商标权，且侵权情节严重，已经构成了假冒注册商标罪。关心该案者曾有三种意见：第一种意见是如公诉人坚持认为该案S公司在涉外OEM“无液血压计套装及其配件”产品上贴附“microlife”相同标识的行为构成假冒注册商标罪。第二种意见认为因搜查到的10000多件“无液血压计”套装以及大量的配件的数量，要大于第一份涉外OEM订单载明的 “无液血压计”套装数量及各种配件数量。故在第一份涉外OEM订单载明数量之内的“无液血压计”套装数量及各种配件数量可认定为涉外OEM而不构成假冒注册商标罪，但超出部分仍应当以构成假冒注册商标罪论处。第三种意见是我们的无罪辩护意见，认为该案的涉外OEM合作明显是起始两年并准备再持续的长期性质的一揽子合作，具体通过一次次下订单的方式推进实施，正常情况下第一份订单之后还会有一系列订单。这种长期合作，分批订单的模式也是涉外OEM常见且优化的传统模式之一。这种背景下我国涉外OEM承揽企业为降低生产成本在本次订单加工时多准备一些涉外OEM产品及其配件以备下几次订单中使用的做法，司空见惯，顺理成章。所以该案根据现有事实和相应证据而对照相应法律规定应当全部无罪。在该案参与过程中，我们的感觉如前所述：涉外OEM行为虽然在民事诉讼中多已趋向判决不构成商标侵权，但仍然作为商标侵权行为在遭受工商行政执法的严厉查处，甚至于因此被移送追究商标侵权犯罪的刑事责任。所以，当前的重要任务之一，必须谨慎工商行政机构针对涉外OEM行为的商标执法，同时应当严格防止滥用对涉外OEM行为的假冒注册商标罪或者销售假冒注册商标商品罪之刑事制裁措施。鉴于民事诉讼与刑事诉讼不同的法律原则和证据规则，涉外OEM行为即使涉嫌侵权或者不正当竞争，一般不宜入刑，不应轻易施以商标侵权犯罪的刑事制裁。笔者同意宋健法官在一次知识产权国际会议上所指出的相关系列观点。在我国对违法行为与犯罪行为采取的二元立法模式下，即使对于民事上已构成知识产权侵权或者不正当竞争的案件，也要慎重纳入刑法保护。对刑法意义上的谦抑性原则，应当给以充分的尊重和考量。而“罪刑法定”和“疑罪从无”刑法原则之下的刑事证据认定，与优势证据和高度盖然性原则之下的民事证据认定所带来的证据规则之重大差异，尤其是在对待复杂知识产权案件包括涉外OEM案件的审理时，需要格外谨慎。即使采用直接入罪立法模式的美国，美国的辛普森刑事案件与民事案件的审理及其结果也带来了丰富的启示。笔者建议我国对涉外OEM案件慎用刑法保护及刑事处分。 在参与上述十多件各类涉外OEM案件的实践与学习的过程中，给我们的感悟多多，启示深深。尤其对于诸如涉外OEM行为是否属于“商标法意义上的使用行为”？涉外OEM行为是否侵犯了我国相应注册商标权？我国涉外OEM承揽方如何才算善尽合理谨慎关注义务等热点、焦点、难点等问题上需要逐步有所认知和考量。
二、非商标性使用的涉外OEM行为不属我国商标侵权行为
1.涉外OEM行为在国内不属于“商标性使用”行为
在原《商标法实施条例》第二条基础上提升的我国现行《商标法》第四十八条明确规定：“本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为”。其中“用于识别商品来源”的措辞，是在最近的第三次商标法修改中新添加的；这一添加的表述去伪存真，画龙点睛，进一步阐明了商标法意义上的“商标使用”之本旨就是在本法域内“用于识别商品来源”，就在于“用于识别商品或者服务来源”。
根据世界各国商标法以及相关商标国际公约的共同规范准则，鉴于注册商标权利明显的地域性与独立性，故“用于识别商品来源”的注册商标使用基本功能，也只能依法发生和局限在本法域内。无论是在商品、商品包装或者容器上，还是在广告宣传、展览以及其他商业活动中，只有实在或者旨在实现“本法域内识别商品或服务之来源”的使用行为，才属于本法域商标法意义上的“商标性使用”行为。
涉外OEM中我国的加工承揽企业受境外委托方委托，在国内往加工承揽的涉外OEM产品上贴附相关标识的行为，鉴于涉外OEM产品全部出口境外，在国内自始至终都没有进入市场流通领域与商品销售环节，故我国的消费者在国内市场上不可能接触该涉外OEM产品，因此在本法域内仅往该涉外OEM产品上贴附相关标识，只有在目的法域内进入销售才得以发挥“用于识别商品来源的”识别功能，并依据当地法域的《商标法》构成在当地的“商标性使用”。往这些涉外OEM产品上贴附的相关标识，在我国国内根本起不到“用于识别商品来源的”的识别功能及商业价值。依据我国《商标法》，只有实在或者旨在实现在我国境内用于识别商品与服务来源的使用行为，才是我国商标法语境下的“商标性使用”行为，而我国涉外OEM加工承揽企业仅仅往涉外OEM产品上贴附标识的行为，在国内没有起到“用于识别商品来源的”的识别功能，当然不属于我国商标法意义上的“商标性使用”行为。
2.“商标性使用”是判断是否构成商标侵权的必要前提
有观点认为“商标的使用”不是判断商标侵权的独立要素，“应当将使用融合到混淆的判断之中，以混淆与否作为商标侵权的唯一判断标准”。其实，在商标侵权与否的判析中，“商标的使用”与“商标的混淆”是彼此既有联系，相互显有区别的不同环节、不同层次的两个因素。简单而言，“商标的使用”即上述“商标性使用”是商标侵权判析的必要前提；而 “商标的混淆”构成与否则是商标侵权判析的主要标准。只有在审查“商标性使用”之必要前提成立的前提下，才需要进一步审查是否存在“商标的混淆”。换言之，“商标的使用”是源，“商标的混淆”是流；“商标的使用”是花，“商标的混淆”是果。在商标侵权与否的判析中，如果在前已经判定不属于“商标性使用”，那在后那就不必再审查是否构成“商标的混淆”了。也正因如此， 涉外OEM行为是否构成商标侵权的首要关键，在于其在前是否已经构成“商标性使用”。如果在同一法域内如果不存在“商标性使用”的必要前提，那么即使标识之间产生混淆，那也不是商标法意义上的混淆。由此可见，“商标性使用”就是判断是否构成商标侵权的必要前提。鉴于涉外OEM行为在我国国内并不属于“商标性使用”，在此前提下再去纠结是否形成了“商标的混淆”，或者是否构成商标侵权和犯罪？其实是刻舟求剑或者是缘木求鱼。综上所述，笔者认同“商标性使用”是判断是否构成商标侵权的必要前提。
3.涉外OEM及其贴附标识行为不是所谓的“商标即发侵权”
记得多年前我国曾发生过一起案件，在某仓库内发现数以千计的从民间回收回来的茅台旧酒瓶但瓶中均无酒，这种回收行为是否构成对茅台酒相关注册商标权的侵犯？记得结论是构成商标侵权，构成“即发侵权”。理由是如果没有合理解释，那么对回收数以千计茅台酒瓶行为的合理判断，“自此华山一条路”，势必即将灌入假酒后冒充茅台酒上市销售，由此可以合理推定其构成了“即发商标侵权”，构成了即发的对茅台酒之相关注册商标的“商标侵权”。同理，假想如在仓库内发现了成千上万件新贴附了与我国服装类“开开”注册商标之相同标识的各式服装，经查并没有经我国服装类“开开”注册商标权利人的授权许可，这时如没有涉外OEM或者其他合理解释及其确实证明，那也可能因“自此华山一条路”的合理推定，推定该批服装必然性即将冒牌投入国内市场销售，销售中冒用的“开开”注册商标就构成了欺骗性的虚假指示“用于识别商品来源”的“商标性使用”。因此有观点认为，这种必然性即将冒牌投入国内市场销售之前，往冒牌商品上贴附我国相应注册商标之标识的贴附行为，也是即发侵权行为，属于即将必然性地将冒牌商品投入国内市场销售的即发侵权整体行为的组成部分，构成了“即发商标侵权”。
的确，加工或者囤积大量产品，并且往大量产品上贴附相关商业标识之行为的目的，一般总是旨在挟重该商业标识的商誉进入市场销售藉以实现其商业价值，无论是国内市场销售，还是境外市场销售；无论是正牌销售，还是冒牌销售。那么，假如上述“即发侵权”包括“即发商标侵权”之说成立，则涉外OEM中往加工承揽产品上贴附与我国相应注册商标相同或相近似的标识的行为，是否也构成所谓的“即发商标侵权”？笔者认为，且不论在法理及法律上，“即发侵权”之说究竟是否成立？或者所谓“即发商标侵权”所针对的行为究竟是属于商标侵权行为还是属于不正当竞争行为如何定性？即使在假定上述“即发侵权”或者“即发商标侵权”之说成立的前提下，涉外OEM中往加工承揽产品上贴附标识的行为也不构成商标侵权乃至于不构成不正当竞争。涉外OEM行为包括其贴附标识的行为，已经十分明确并不是拟在国内市场销售中藉以“用于识别商品来源”，而是在进入我国境外的市场销售后才藉以“用于识别商品来源”，就此足以排除了其实在或者旨在我国境内市场上“用于识别商品来源”的“商标性使用”的可能，也杜绝了所谓“即发商标性使用”及其“即发商标侵权”的可能。 综上所述，即使“即发侵权”说成立，但明确不在国内市场销售的涉外OEM行为及其贴附标识行为，无论是在实际侵权、还是在所谓“即发侵权”的分析背景下，都不属于旨在“用于识别商品来源“的“商标性使用”；因此对于涉外OEM行为包括其贴附标识的行为，根据我国《商标法》，也根本得不出构成了“商标即发侵权”的结论。
三、涉外OEM纠纷对商标法与不正当竞争法的法律适用
1.涉外OEM中涉嫌商标侵权与不正当竞争的若干情况
在涉外OEM的相关方方面面，也会出现涉嫌商标侵权与不正当竞争的诸多乱象，主要可见：（1）境内外主体包括我国涉外OEM承揽企业故意将世界性著名品牌标识在有关国家抢注为当地的注册商标，再通过委托我国涉外OEM后返销该国或者其他地区。（2）境内外主体包括我国涉外OEM承揽企业故意将我国著名品牌标识在有关国家抢注为当地的注册商标，再委托我国涉外OEM后返销该国或者其他地区。（3）境内外主体包括我国涉外OEM承揽企业故意将我国较知名的品牌在这些品牌商誉未达或者较低的国家去抢注注册商标，然后委托我国涉外OEM后返销该国或者其他地区。（4）我国涉外OEM承揽企业明知或者应知境内外其他主体上述（1）、（2）、（3）类故意行为，仍然接受其委托承揽相应涉外OEM业务。（5）境内外相关企业明知或者应知上述（1）、（2）、（3）、（4）类故意行为，仍然将其相关涉外OEM产品出口后想方设法再返销或者利用其他方式返回我国境内销售。（6）我国涉外OEM承揽方擅自大幅度超涉外OEM额定数量生产涉外OEM产品，将蓄意大幅度超出部分投入国内市场销售。（7）我国涉外OEM承揽方擅自将涉外OEM中的 “尾货”或者残次涉外OEM产品“带牌”在国内市场销售。（8）其他外向内涉外OEM中的不正当竞争行为。
2.涉外OEM纠纷适用商标法或反不正当竞争法的相关分析
对于上述涉外OEM中涉嫌商标侵权与不正当竞争的不同纠纷中，应当适用我国什么法律？笔者一贯认为“不要关上商标法这扇窗，更请打开竞争法这扇门”，第一，不能全部适用我国《商标法》，因为其中有些涉外OEM纠纷已经不属于《商标法》的调整范围。第二，其中有些涉外OEM纠纷明显属于我国《反不正当竞争法》的调整范围，应当适用《反不正当竞争法》等。第三，涉外OEM纠纷的法律适用，应当实际情况实际分析，具体案例具体适用。
譬如说针对上述（5）、（6）、（7）源发在我国境内涉嫌商标侵权的情况，应当主要适用我国《商标法》解决纠纷。而针对上述（1）、（2）、（3）和（4）的源发在我国境内外并且在我国境内并没有涉案“商标性使用”的各种情况，应当主要适用我国《反不正当竞争法》以及国内外相关法律规范。因为这些行为在我国境内发生部分均属于不发生“商标性使用”的行为，而无论从注册商标权利保护角度、还是从保护驰名商标权益角度考量，其相关保护均建筑在“商标性使用”行为的基础上。上述（1）、（2）、（3）、（4）的情况这些在我国的非“商标性使用”的不正当竞争行为，无法适用我国《商标法》，其寻求的法律资源主要只能是我国《反不正当竞争法》等。因为各国《商标法》保护的注册商标权利，都具有强烈的地域性与独立性，同样我国的注册商标权利也“权不出国门”，难以产生“域外效应”。而对于驰名商标权益，各国《商标法》的保护规范均建筑在相应地域内的“商标性使用”并产生的著名商誉基础上，驰名商标权益具有空间梯度，在同一空间内还可能有时间梯度，很可能“司空见惯浑闲事，断尽苏州刺史肠”。从我国《商标法》视角看，地域性较强，眼光向内，主要注视的只是当事人的国内市场行为及商标权利保护。从我国《反不正当竞争法》视角看，地域性较淡，眼光可以贯通内外，主要注视的可以覆盖当事人境内外的“一揽子”系列市场行为及其商标权利乃至于涉及商标之权益、法益的法律保护。综上所述，笔者认为对上述（1）、（2）、（3）和（4）的情况，应当主要适用的是我国《反不正当竞争法》而不是我国《商标法》。我国《反不正当竞争法》第二章列举的14种有名“不正当竞争行为”中的第一种就是“假冒他人注册商标的”（第五条第1款）不正当竞争行为；如果该条款不能适用的，可以使用我国《反不正当竞争法》第二条“”这一条“一般性条款”。
3.涉外OEM承揽方未尽合理谨慎关注义务判以商标侵权缺乏依据
本文开篇言及的第二类观点认为认定涉外OEM行为不构成我国商标侵权的构成要件或者必要前提是我国涉外OEM承揽加工企业必须善尽其对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务，否则就一律判定相关涉外OEM行为商标侵权。
笔者同意应当强调或者引导涉外OEM我国承揽加工企业应当对境外委托方及其相应域外注册商标的合理谨慎关注义务，但不同意对未善尽相应合理谨慎关注义务者“一刀切”为侵犯我国相关注册商标权。理由之一是如将未善尽相应合理谨慎关注义务的消极行为，“一刀切”为侵犯我国相关注册商标权的行为，则与前述第二部分“非商标性使用的涉外OEM行为不属我国商标侵权行为”的结论相悖，因为未善尽相应合理谨慎关注义务前提下的涉外OEM行为仍然有可能是非商标性使用行为。理由之二是我国《商标法》保护的中国注册商标权“权不出国门”，即使委托方在目的法域内没有注册商标权或者所据注册商标权出现虚假或者存在瑕疵，并因此形成我国涉外OEM承揽加工企业“未能善尽其相应合理谨慎关注义务”的事实，但这与相关涉外OEM产品在我国国内毫无销售，依然全部出口目的法域销售的基本事实没有必然因果关系，相同或近似标识之我国注册商标权利人在我国的注册商标权益也不因此产生任何损失，那凭什么借以就能判定我国涉外OEM承揽加工企业相应的商标侵权法律责任呢？两者风马牛不相干呀！理由之三是针对没有相应标识的中国注册商标权的情况，仍然可能存在涉外OEM境外委托方所据注册商标权出现在境内外的虚假或者欺诈等状况，而这时如我国承揽企业未能善尽相应合理谨慎关注义务，那如何判定其侵犯了那个中国注册商标权呢？理由之四是如前所述对于酌情不适用我国《商标法》的涉外OEM纠纷，我国承揽加工企业也可能未尽相应合理谨慎关注义务，此案既然不适用我国《商标法》，那怎么能以侵犯我国注册商标权下判呢？如此等等。
笔者以为，首先，在涉外OEM纠纷中，假如我国承揽方未善尽合理谨慎关注义务甚至于恶意参与相关的不正当竞争行为，依法确实需要承担的法律责任，不应当是注册商标侵权责任，应当是进行不正当竞争行为所应当承担的法律责任。其所依据的法律资源，应当是我国《反不正当竞争法》等，而不应是我国《商标法》。其次，应当把故意或者恶意参与跨国界、跨法域的复杂的涉外OEM过程中的不正当竞争行为与仅属未尽合理谨慎关注义务严格分开，对前者依法严格追究其相应法律责任，对后者则应根据具体情况依法考量是否要追究法律责任？毋庸赘言，应当倡导当事人在民商事活动中都应善尽合理谨慎关注义务；尤其在跨国界、跨法域从而更趋复杂的涉外OEM行为中，更需要遵循诚实信用“帝王”原则，认真信守基本商业道德，善尽合理谨慎关注义务。但笔者不能认同在涉外OEM案件中仅因我国承揽方未善尽合理谨慎关注义务，就一律判定其侵犯中国注册商标权；也不同意在涉外OEM案件中如我国承揽方犯有不正当竞争行为而判决其侵犯中国注册商标权。因为对此恐怕缺乏现有法律资源，也缺乏潜在法理依据。